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La competence juridictionnelle en matiere de marques de l’Union europeenne : l’architecture procedurale consolidee par la chambre commerciale (2023-2025)

La competence juridictionnelle en matiere de marques de l’Union europeenne : l’architecture procedurale consolidee par la chambre commerciale (2023-2025)

I. L’extension de la competence du tribunal des marques de l’Union europeenne

A. Le fondement de la competence territoriale elargie

Le reglement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union europeenne a institue un systeme de competence juridictionnelle dont l’architecture repose sur la designation, par chaque Etat membre, de juridictions nationales qualifiees de tribunaux des marques de l’Union europeenne. En France, l’article L. 717-3 du Code de la propriete intellectuelle designe le tribunal judiciaire de Paris comme siege unique de ce tribunal, concentrant ainsi le contentieux de la marque de l’Union devant une juridiction specialisee. Cette concentration repond a un double objectif d’harmonisation et de securite juridique, mais elle souleve des difficultes techniques que la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement eclairees entre 2023 et 2025.

Le principe general de competence pose par l’article 125 du reglement 2017/1001 prevoit que les actions en contrefacon et les demandes reconventionnelles en nullite sont portees devant le tribunal de l’Etat membre sur le territoire duquel le defendeur a son domicile, son etablissement, ou, a defaut, devant le tribunal de l’Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou son etablissement. Le paragraphe 4 du meme article institue toutefois une competence residuelle au profit du tribunal de l’Etat membre dans lequel des faits de contrefacon ont ete commis, limitee aux seuls faits commis sur le territoire de cet Etat. C’est precisement sur l’articulation de cette competence residuelle avec la competence de principe que la chambre commerciale a apporte, par son arret du 15 mai 2024, une clarification determinante.

Dans cette decision, publiee au Bulletin, la Cour etait saisie d’un litige opposant les societes du groupe Lohr, titulaires de la marque de l’Union europeenne Lohr, a la societe de droit allemand Schneebichler, laquelle commercialisait des pieces de rechange pour porte-voitures en faisant usage du signe litigieux. Le tribunal judiciaire de Paris, siege du tribunal des marques de l’Union, avait ete saisi sans que la societe Schneebichler, qui avait comparu, ne conteste sa competence. La Cour de cassation juge alors que « tout tribunal des marques de l’Union dont la competence ne resulte pas des paragraphes 1 a 3 de l’article 125 du reglement (UE) 2017/1001, est neanmoins competent pour connaitre de l’action en contrefacon portee devant lui lorsque le defendeur comparait sans contester sa competence » (Cass. com., 15 mai 2024, n 22-17.813, publie au Bulletin). La solution est fondee sur la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), du reglement 2017/1001 et 26, paragraphe 1, du reglement Bruxelles I bis (UE) 1215/2012 du 12 decembre 2012.

Cette prorogation tacite de competence, qui repose sur la comparution volontaire du defendeur, constitue une extension significative de la competence territoriale du juge francais. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europeenne sur la notion de comparution au sens de l’article 26 du reglement Bruxelles I bis, sans que la Cour de cassation n’estime necessaire de saisir la Cour de justice d’une question prejudicielle, ecartant ainsi tout doute raisonnable sur l’interpretation des textes applicables. La chambre commerciale consolide en definitive une regle de procedure qui permet au demandeur de centraliser le contentieux devant le juge de son choix, des lors que le defendeur s’abstient de soulever l’exception d’incompetence. Cette solution est coherente avec la faculte de prorogation volontaire de competence retenue par la Cour de justice dans l’arret Cartier (CJUE, 19 mai 2011, C-419/10), qui admet que la comparution du defendeur puisse fonder la competence de la juridiction saisie en matiere de marque communautaire.

De maniere complementaire, la competence materielle des juridictions francaises en matiere de marques de l’Union est regie par l’article L. 717-1 du Code de la propriete intellectuelle qui, dans sa redaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, qualifie de contrefacon engageant la responsabilite civile de son auteur la violation des interdictions prevues aux articles 9, 10, 13 et 15 du reglement 2017/1001. Cette disposition, qui donne effet en droit interne au reglement europeen, permet au tribunal judiciaire de Paris, siege du tribunal des marques de l’Union, de connaitre de l’integralite du contentieux de la marque de l’Union, y compris lorsque la competence resulte d’une prorogation tacite. Il convient toutefois de souligner que l’article L. 716-5, qui regit la procedure administrative de nullite devant l’INPI pour les marques francaises, ne s’applique pas aux marques de l’Union, lesquelles relevent de la competence exclusive de l’EUIPO pour les demandes directes en nullite et en decheance, conformement aux articles 63 et suivants du reglement 2017/1001. Les tribunaux des marques de l’Union ne connaissent de la nullite qu’a titre reconventionnel, comme le prevoit l’article 128 dudit reglement.

B. L’etendue de la competence quant aux faits de contrefacon commis ou menacant d’etre commis sur le territoire de l’Union

Au-dela de la seule determination du tribunal competent, se pose la question de l’etendue territoriale de sa competence : le juge saisi peut-il connaitre des faits de contrefacon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union europeenne, ou sa competence est-elle limitee aux faits commis sur le seul territoire de l’Etat membre dont il releve ? L’article 126, paragraphe 1, sous a), du reglement 2017/1001 dispose qu’un tribunal des marques de l’Union europeenne dont la competence est fondee sur l’article 125, paragraphe 4, est competent pour statuer sur les faits de contrefacon commis ou menacant d’etre commis sur le territoire de tout Etat membre.

Dans l’arret du 15 mai 2024, la Cour de cassation repond par l’affirmative, en relevant que la societe Schneebichler avait comparu devant le tribunal judiciaire de Paris sans discuter sa competence et en approuvant la cour d’appel d’avoir retenu la competence de la juridiction francaise pour connaitre des faits de contrefacon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union. La Cour releve que « les societes Lohr avaient, des la premiere instance, sollicite la reparation du prejudice que leur avaient cause les faits de contrefacon commis par la societe Schneebichler sur l’ensemble du territoire de l’Union europeenne, sans que cette derniere ne conteste la competence du tribunal judiciaire de Paris » (Cass. com., 15 mai 2024, n 22-17.813, publie au Bulletin).

Cette etendue de competence n’est toutefois pas sans limite. La cour d’appel de Rennes, dans un arret du 29 avril 2025, a rappele que la juridiction du lieu du fait dommageable ne peut allouer de dommages-interets que pour le prejudice subi sur le territoire francais, et qu’elle est incompetente pour statuer sur les demandes d’indemnisation au titre de prejudices exclusivement subis a l’etranger (CA Rennes, 3e ch. com., 29 avril 2025, n 23/03805). Cette distinction entre competence juridictionnelle et etendue de la reparation constitue un correctif important a l’extension de competence, que la chambre commerciale n’a pas encore eu l’occasion de consacrer expressement, mais qui resulte de l’application des regles de conflit de lois en matiere de responsabilite delictuelle, en particulier du reglement Rome II (UE) 864/2007. L’article 8 de ce reglement, applicable en matiere de contrefacon de droits de propriete intellectuelle, designe la loi du pays pour lequel la protection est revendiquee, consacrant le principe de territorialite qui limite necessairement l’amplitude de la reparation accordee par le juge saisi.

II. Les limites et correctifs apportes par la chambre commerciale

A. L’incompetence pour les marques internationales ne designant pas la France

Si la competence du tribunal des marques de l’Union est susceptible d’extension par la comparution volontaire du defendeur, la chambre commerciale a, dans un arret du 4 septembre 2024 publie au Bulletin, trace une limite stricte a la competence des juridictions francaises en matiere de marques internationales. Dans cette espece, une commune francaise revendiquait la nullite d’une marque semi-figurative internationale ne designant que l’Autriche, l’Italie et le Maroc, sans designer la France. La Cour de cassation, substituant un motif de pur droit a ceux de la cour d’appel, juge que les juridictions francaises sont incompetentes pour connaitre d’une demande d’annulation d’une marque internationale qui ne designe pas la France.

Le raisonnement de la Cour s’appuie sur l’articulation de plusieurs textes. Aux termes de l’article 24, point 4), du reglement Bruxelles I bis, sont seules competentes, sans consideration de domicile des parties, en matiere de validite de marques, « les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel le depot ou l’enregistrement a ete demande, a ete effectue ou est repute avoir ete effectue ». Cette disposition constitue une regle de competence exclusive, au sens de l’article 42 du Code de procedure civile, de sorte que la regle de droit commun du domicile du defendeur ne saurait s’appliquer. L’article 4, paragraphe 1, sous a), du Protocole relatif a l’Arrangement de Madrid prevoit quant a lui que la protection de la marque dans chaque partie contractante designee est la meme que si la marque avait ete deposee directement aupres de l’Office de cette partie.

La chambre commerciale en deduit que « les juridictions d’un Etat qui n’est pas designe, fut-il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l’enregistrement de base ont ete faits, sont incompetentes pour connaitre d’une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale » (Cass. com., 4 sept. 2024, n 22-13.044, publie au Bulletin). Cette solution, qui parait technique, emporte une consequence pratique considerable : le titulaire d’une marque internationale qui ne designe pas la France ne peut voir la validite de son titre contestee devant les juridictions francaises, quand bien meme le defendeur serait domicilie en France. La competence exclusive des juridictions de l’Etat designe constitue ainsi un rempart procedural pour le titulaire de la marque, qui evite la dispersion du contentieux de la validite devant des juridictions non designees.

Cet arret s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union, qui avait deja juge, dans l’arret Hansgrohe (CJUE, 5 oct. 2017, C-391/16), que la competence exclusive en matiere de validite des titres de propriete industrielle, prevue a l’article 24, point 4, du reglement Bruxelles I bis, s’applique independamment de la circonstance que la question de la validite soit soulevee par voie d’action ou par voie d’exception. La chambre commerciale transpose ainsi, en matiere de marques internationales, le principe de competence exclusive qui gouverne l’ensemble du contentieux de la validite des titres de propriete industrielle, sans egard au fait que la demande de base ait ete formee en France. Le caractere autonome de la protection dans chaque Etat designe l’emporte sur le rattachement national de la demande originaire.

B. L’usage de la marque dans la vie des affaires et l’exception de reference necessaire

Au-dela des regles de competence juridictionnelle, la chambre commerciale a egalement consolide les limites substantielles au droit exclusif de la marque de l’Union europeenne. L’arret du 15 mai 2024 comporte un second volet, relatif a l’exception dite de reference necessaire, qui merite une attention particuliere. Les articles 14 du reglement 2017/1001 et L. 713-6, I, 3, du Code de la propriete intellectuelle disposent que le titulaire d’une marque europeenne ou francaise ne peut interdire a un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, lorsque cet usage est conforme aux usages honnetes en matiere industrielle ou commerciale et necessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou piece detachee.

Dans l’affaire Lohr, la cour d’appel de Paris avait prononce une interdiction generale faite a la societe Schneebichler d’utiliser le terme Lohr pour designer, promouvoir et commercialiser, exporter, importer et detenir des pieces de rechange. La Cour de cassation casse l’arret de ce chef, au visa des articles 14 du reglement 2017/1001 et L. 713-6 du Code de la propriete intellectuelle, en reprochant a la cour d’appel de n’avoir pas reserve l’usage du signe « conformement aux usages honnetes en matiere industrielle ou commerciale » pour designer ou mentionner des produits comme etant ceux du titulaire de la marque, en particulier lorsque cet usage est necessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou piece detachee. La cassation est prononcee par voie de retranchement, sans renvoi, ce qui temoigne du caractere purement juridique de l’erreur commise par la cour d’appel (Cass. com., 15 mai 2024, n 22-17.813, publie au Bulletin).

Cette solution rappelle que l’equilibre entre les droits du titulaire de la marque et les imperatifs de la libre concurrence impose de ne pas faire de l’interdiction de l’usage du signe un instrument de verrouillage anticoncurrentiel du marche des pieces detachees ou des accessoires compatibles. La Cour de justice de l’Union europeenne avait deja consacre cette approche dans l’arret Gillette (CJCE, 17 mars 2005, C-228/03), en jugeant que l’usage de la marque d’autrui pour indiquer la destination d’un produit commercialise par un tiers est licite, des lors qu’il est conforme aux usages honnetes en matiere industrielle ou commerciale. La chambre commerciale transpose ce principe en droit interne avec une rigueur qui contraste avec la generosite dont elle fait preuve au stade de l’appreciation de la competence juridictionnelle.

Par ailleurs, l’article L. 716-4-6 du Code de la propriete intellectuelle, introduit par l’ordonnance du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, offre au titulaire de la marque des instruments processuels renforces. Cet article prevoit que toute personne ayant qualite pour agir en contrefacon peut saisir en refere la juridiction civile competente afin de voir ordonner toute mesure destinee a prevenir une atteinte imminente aux droits conferes par le titre ou a empecher la poursuite d’actes argues de contrefacon. La juridiction peut interdire la poursuite des actes de contrefacon, la subordonner a la constitution de garanties ou ordonner la saisie des produits soupconnes de porter atteinte aux droits du titulaire. Cet arsenal de mesures provisoires, dont le prononce est subordonne a l’exigence que les elements de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable l’atteinte portee a ses droits, complete le dispositif de protection de la marque de l’Union en permettant au titulaire d’obtenir une reaction judiciaire rapide, sans attendre l’issue d’une procedure au fond.

C. L’usage du signe dans l’environnement numerique : mots-cles et code-source

Une troisieme dimension de l’encadrement du droit exclusif merite d’etre mentionnee, qui concerne l’usage du signe dans l’environnement numerique. La chambre commerciale, dans un arret du 18 octobre 2023 egalement publie au Bulletin, a precise les conditions dans lesquelles l’usage d’un signe identique a la marque dans le code-source d’un site internet, meme non visible du public, est susceptible de constituer un acte de contrefacon. Saisie d’un litige opposant la societe Aquarelle a un concurrent ayant utilise le signe Aquarelle comme mot-cle dans le systeme de referencement Google AdWords et dans le code-source de son site internet, la Cour rappelle, au visa de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du reglement 207/2009 et de l’article L. 713-2 du Code de la propriete intellectuelle, que le titulaire de la marque est habilite a interdire cet usage des lors qu’il porte atteinte a la fonction d’indication d’origine de la marque.

La Cour precise que « le titulaire de la marque peut interdire l’utilisation d’un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, meme s’il n’est pas visible aux yeux du public, des lors qu’il propose comme resultat a la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque » (Cass. com., 18 oct. 2023, n 20-20.055, publie au Bulletin). Elle approuve neanmoins l’arret d’appel qui, apres avoir constate l’utilisation du signe dans le code-source, avait ecarte la contrefacon en retenant l’absence de tout risque de confusion sur l’origine des produits et services, l’internaute moyen etant eclaire sur la provenance du site concurrent. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice, qui avait juge, dans l’arret Google France (CJUE, 23 mars 2010, C-236/08 a C-238/08), que le titulaire d’une marque est habilite a interdire l’usage d’un mot-cle identique a sa marque dans le cadre d’un service de referencement sur internet lorsque la publicite ne permet pas ou permet seulement difficilement a l’internaute moyen de savoir si les produits ou services vises proviennent du titulaire de la marque ou d’un tiers.

Cette convergence entre la jurisprudence de la chambre commerciale et celle de la Cour de justice de l’Union europeenne sur le critere du risque de confusion illustre la methode d’analyse concrete que la Cour de cassation impose desormais aux juges du fond. Il ne suffit pas de constater l’usage materiel du signe dans le code-source ou comme mot-cle ; il appartient au juge de verifier, au cas par cas, si cet usage est de nature a porter atteinte a la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identite d’origine du produit ou du service. La Cour de justice avait deja consacre cette exigence fonctionnelle dans l’arret Arsenal Football Club (CJCE, 12 nov. 2002, C-206/01), en jugeant que le titulaire ne peut s’opposer a l’usage d’un signe identique a sa marque que lorsque cet usage porte atteinte ou risque de porter atteinte a une des fonctions de celle-ci, au premier rang desquelles la fonction d’indication d’origine. La chambre commerciale, dans l’arret Aquarelle, transpose cette grille d’analyse en droit interne avec une rigueur qui renforce la previsibilite du contentieux.

L’articulation de ces regles de competence et de fond dessine une architecture contentieuse qui, pour etre technique, presente une coherence d’ensemble remarquable. La chambre commerciale, en precisant les conditions de la competence territoriale du juge francais, en rappelant les limites de cette competence a l’egard des marques internationales non designees, et en encadrant l’etendue du droit exclusif par les usages honnetes et la necessite commerciale, a considerablement renforce la securite juridique du contentieux des marques de l’Union. Ces solutions, toutes rendues entre 2023 et 2025, constituent des points de repere essentiels pour le praticien du droit de la propriete intellectuelle. Elles rappellent egalement que la protection de la marque de l’Union, aussi etendue soit-elle dans son principe, n’est jamais absolue dans sa mise en oeuvre : elle s’inscrit dans un equilibre entre les droits du titulaire, les exigences de la libre concurrence et les imperatifs de bonne administration de la justice.

Conclusion

L’oeuvre de la chambre commerciale entre 2023 et 2025 en matiere de competence juridictionnelle des marques de l’Union europeenne peut etre decrite comme une consolidation methodique de l’architecture instituee par le reglement 2017/1001. La reconnaissance d’une prorogation tacite de competence fondee sur la comparution du defendeur, la delimitation stricte de l’incompetence a l’egard des marques internationales ne designant pas la France, et l’encadrement du droit exclusif par l’exception de reference necessaire constituent autant de jalons qui eclairent la pratique et renforcent la previsibilite du contentieux. L’equilibre ainsi construit entre protection du titulaire et liberte du commerce reflete une conception mesuree du droit des marques, que les praticiens gagneront a integrer dans leur strategie contentieuse. La vigilance s’impose neanmoins : l’extension de competence par comparution volontaire impose au defendeur une diligence particuliere des la premiere instance, faute de quoi il s’expose a voir sa cause jugee devant un tribunal dont il n’avait pas mesure la competence. Sur ce point, l’enseignement de l’arret Lohr est clair : la passivite procedurale du defendeur equivaut a une acceptation tacite de la competence du juge saisi, avec toutes les consequences que celle-ci emporte quant a l’etendue territoriale de la reparation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».