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La marque ne peut servir de prolongation au brevet expiré : l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 et l’encadrement du cumul des protections en droit de la propriété intellectuelle

La marque ne peut servir de prolongation au brevet expiré : l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 et l’encadrement du cumul des protections en droit de la propriété intellectuelle

I. L’encadrement prétorien du dépôt de marque consécutif à l’expiration d’un brevet

A. La cause de nullité pour fonctionnalité technique : le refus d’une appropriation perpétuelle par le droit des marques

Le droit des marques et le droit des brevets poursuivent des finalités distinctes que le législateur européen a pris soin de ne pas confondre. Alors que la marque a pour fonction essentielle de garantir l’identité d’origine du produit ou du service au consommateur, le brevet récompense un effort d’innovation technique par un monopole temporaire d’exploitation. Ces deux régimes ne sauraient être instrumentalisés pour se substituer l’un à l’autre, et c’est précisément cette frontière que l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 est venu consolider avec une autorité particulière.

L’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que sont refusés à l’enregistrement les « signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ». Cette disposition, dont la transposition en droit interne figure à l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle [[ Article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381625 ]], vise à prévenir le contournement du régime de la protection par brevet, dont la durée est limitée à vingt années, par le dépôt d’une marque qui en perpétuerait indéfiniment les effets. Le législateur européen a ainsi posé une règle de non-cumul fonctionnel entre ces deux branches de la propriété industrielle : ce qui relève de la solution technique doit demeurer dans le champ du brevet et, à l’expiration de celui-ci, tomber dans le domaine public, sans que le dépôt d’une marque ne puisse en prolonger artificiellement la protection.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 7 janvier 2026, a eu l’occasion de rappeler avec une netteté particulière cette articulation essentielle entre les deux branches de la propriété industrielle. En l’espèce, la société CeramTec GmbH, spécialisée dans la fabrication de composants céramiques destinés aux implants de hanche, avait déposé plusieurs marques de l’Union européenne constituées de la couleur rose pantone 677C pour des billes de prothèse. La couleur revendiquée résultait de l’adjonction d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique, antérieurement protégée par un brevet dont la société CeramTec était titulaire et qui était venu à expiration [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, https://www.courdecassation.fr/decision/695e10c375782d5f060d2025 ]].

Or, ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Paris dans l’arrêt attaqué, la couleur rose déposée à titre de marque n’était pas appréhendée comme un signe arbitraire de ralliement de la clientèle, mais comme « l’effet d’un composant de son matériau » que la société CeramTec considérait comme participant à la résistance mécanique du produit. La chambre commerciale a validé ce raisonnement en retenant que la couleur rose pantone 677C « est la conséquence nécessaire de l’adjonction, dans la céramique, d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique protégée par le brevet de la société Ceramtec venu à expiration ». Cette qualification exclut la couleur du champ de la distinctivité exigée par le droit des marques, puisque le signe n’est pas perçu par le consommateur comme l’indication d’une origine commerciale mais comme une caractéristique technique du produit.

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’un renvoi préjudiciel dans cette même affaire, avait au demeurant rappelé que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre » [[ CJUE, arrêt du 7 mars 2024, CeramTec GmbH c/ EUIPO, aff. C-684/22, https://curia.europa.eu ]]. Cette autonomie des fondements de nullité constitue un apport doctrinal majeur : elle signifie que l’absence de contrariété du signe aux motifs absolus de l’article 7 ne fait pas obstacle à ce que la nullité soit prononcée sur le fondement de la mauvaise foi du déposant.

B. La cause de nullité pour mauvaise foi : l’appréciation téléologique de l’intention du déposant

La mauvaise foi en droit des marques de l’Union européenne a été définie comme une notion autonome qui doit être interprétée de manière uniforme. La Cour de justice a précisé que cette cause de nullité s’applique « lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » [[ CJUE, 12 sept. 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret c/ EUIPO, C-104/18 P, point 46, https://curia.europa.eu ]]; [[ CJUE, 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, points 34 et 35, https://curia.europa.eu ]].

Par ailleurs, l’arrêt CeramTec apporte une contribution déterminante sur le moment d’appréciation de cette mauvaise foi. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le moment pertinent est celui du dépôt de la demande d’enregistrement [[ CJUE, 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, point 35, https://curia.europa.eu ]]. La chambre commerciale en tire une conséquence pratique immédiate : « la circonstance que des expertises ou études ultérieures au dépôt des demandes d’enregistrement avaient démontré l’absence d’effet technique d’un tel composant, était indifférente ». En d’autres termes, ce qui importe n’est pas l’effet technique objectif du signe au moment où le juge statue, mais la croyance du déposant au jour du dépôt quant au rôle technique du signe revendiqué.

A cet égard, la Cour de justice a expressément indiqué que « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet » [[ CJUE, arrêt CeramTec, précité, point 69 ]]. Cette appréciation subjective, combinée à l’examen des circonstances objectives du dépôt — la nature de la marque, l’origine du signe, la portée du brevet expiré, la logique commerciale et la chronologie —, constitue désormais la grille d’analyse que les juridictions du fond doivent mettre en œuvre.

La chambre commerciale a validé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que la société CeramTec avait agi « dans un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence » en cherchant non pas à empêcher ses concurrents d’utiliser la couleur rose en tant que telle, mais à « prolonger son monopole et d’empêcher ainsi ses concurrents de pénétrer le marché qu’elle domine grâce au matériau innovant qui compose ses éléments de prothèse ». Cette motivation, dont la Cour de cassation a estimé qu’elle caractérisait suffisamment la mauvaise foi, s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence européenne qui prohibe le détournement du droit des marques à des fins anticoncurrentielles.

II. Les implications doctrinales de l’arrêt et l’avenir du cumul des protections

A. L’autonomie renforcée des causes de nullité et la redéfinition des frontières entre les droits privatifs

L’arrêt CeramTec s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à mieux délimiter les frontières entre les différents droits de propriété intellectuelle. La chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que l’action en nullité de marque n’est soumise à aucun délai de prescription, consacrant ainsi l’imprescriptibilité des actions en nullité fondées sur des motifs absolus, y compris lorsque la marque a été déposée de mauvaise foi [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00 ]]. Cette imprescriptibilité confère une effectivité nouvelle aux actions fondées sur l’article 52 du règlement (CE) n° 207/2009, puisqu’un concurrent peut solliciter l’annulation d’une marque déposée de mauvaise foi sans que l’écoulement du temps ne fasse obstacle à son action.

En conséquence, la question du cumul des protections — droit d’auteur et dessins et modèles, brevet et marque, dessin et modèle et marque — se trouve aujourd’hui placée sous un contrôle juridictionnel renforcé. Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait indéfiniment additionner les régimes de protection pour maintenir un monopole que le législateur a délibérément limité dans le temps. Le droit des marques, dont la protection peut être indéfiniment renouvelée par périodes de dix ans conformément à l’article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut devenir l’instrument d’une privatisation perpétuelle d’une solution technique relevant du domaine public depuis l’expiration du brevet.

Par ailleurs, la question de la dégénérescence de la marque — autre voie par laquelle un signe peut perdre sa distinctivité lorsqu’il devient la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service concerné — complète ce dispositif de contrôle de la légitimité du droit privatif. La déchéance pour défaut d’exploitation, régie par l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, constitue un autre mécanisme correctif qui sanctionne le titulaire qui ne fait pas un usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq années. La chambre commerciale a récemment précisé que le juge saisi d’une demande en déchéance doit rechercher si la catégorie de produits visés peut être divisée en sous-catégories autonomes et cohérentes, le critère essentiel étant « la finalité et la destination des produits ou des services en cause » [[ Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68242dbceaabb276d1616de5 ]]. Cette exigence de précision dans l’appréciation de la déchéance participe du même souci d’éviter qu’un droit de marque ne s’étende au-delà de ce que justifie sa fonction essentielle d’indication d’origine. L’unité de la jurisprudence de la chambre commerciale se manifeste ici avec netteté : qu’il s’agisse de prononcer la nullité d’une marque déposée de mauvaise foi pour prolonger un brevet, ou de cantonner la protection d’une marque à la sous-catégorie de produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré, la Cour s’assure que le monopole conféré par le droit des marques demeure strictement proportionné à sa finalité.

Des lors, la jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine les contours d’une doctrine de l’abus du droit des marques qui, sans être formellement codifiée, s’impose avec une cohérence croissante. L’arrêt du 19 mars 2025 relatif à la marque « Tour de France » avait déjà rappelé que l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer « eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent » [[ Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686b9adb0fcda38e00b3 ]]. Cette rigueur méthodologique se retrouve dans l’arrêt CeramTec, qui exige du juge qu’il reconstitue l’intention du déposant au jour du dépôt sans se laisser influencer par des circonstances postérieures.

B. La charge de la preuve et l’office du juge dans le contentieux de la nullité pour mauvaise foi

L’arrêt CeramTec éclaire également la répartition de la charge de la preuve dans le contentieux de la nullité pour mauvaise foi. Si le demandeur à la nullité doit établir les indices pertinents et concordants de la mauvaise foi du déposant, la Cour de justice a admis que le juge puisse se fonder sur « l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet », et cela « indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique » [[ CJUE, arrêt CeramTec, précité, point 70 ]]. Il s’agit là d’un infléchissement notable de l’office du juge : l’appréciation de la mauvaise foi ne requiert pas la démonstration préalable que la marque assure ou perpétue effectivement une solution technique. L’intention du déposant suffit.

En l’espèce, la chambre commerciale a écarté le moyen par lequel la société CeramTec soutenait qu’une marque ne pouvait être annulée pour mauvaise foi que « s’il est démontré que le droit sur la marque assure ou perpétue effectivement la protection d’une telle solution technique ». La Cour a jugé ce postulat « erroné », confirmant ainsi que la mauvaise foi s’apprécie à partir de l’intention du déposant, non à partir de l’effet technique objectivement constaté. Cette dissociation entre l’intention et l’effet constitue un assouplissement probatoire significatif en faveur du demandeur à la nullité.

En outre, la Cour de justice a énuméré les « circonstances pertinentes pour évaluer l’éventuelle existence d’une mauvaise foi du demandeur », parmi lesquelles figurent « la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt » [[ CJUE, arrêt CeramTec, précité, point 72 ]]. Cette grille d’analyse, qui emprunte à la fois aux circonstances objectives du dépôt et à la logique commerciale du déposant, offre aux juridictions du fond un cadre d’appréciation structuré tout en préservant la nécessaire souplesse de l’examen in concreto. Elle permet notamment de prendre en compte, au titre des indices convergents, le fait que la marque litigieuse ait été déposée dans une temporalité immédiatement consécutive à l’expiration du brevet, ou encore que la communication commerciale du déposant ait historiquement associé le signe à la performance technique du produit plutôt qu’à son origine commerciale.

La décision CeramTec s’inscrit également dans le prolongement du contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, dont la chambre commerciale a précisé les conditions d’articulation avec l’action en contrefaçon. L’arrêt du 26 mars 2025 a ainsi rappelé que l’action en concurrence déloyale suppose la démonstration d’un préjudice distinct de celui résultant de la contrefaçon [[ Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e38f5e955548e0aba3be87 ]]. Cette exigence de distinction des préjudices fait écho à la logique de l’arrêt CeramTec : le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait actionner cumulativement plusieurs fondements pour obtenir la réparation d’un même préjudice, pas plus qu’il ne saurait superposer plusieurs droits privatifs pour maintenir indéfiniment un monopole que le législateur a entendu limiter.

A cet égard, l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés » [[ Article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381604 ]]. Ce droit de propriété, aussi étendu soit-il, trouve sa limite dans la finalité même du droit des marques, qui est d’assurer la fonction d’indication d’origine et non de verrouiller un marché en empêchant l’accès à une solution technique tombée dans le domaine public.

La jurisprudence de la Cour de cassation, dans l’affaire des biscuits Mikado, avait déjà eu l’occasion d’examiner la validité d’une marque tridimensionnelle déposée pour protéger l’apparence d’un produit de consommation courante. Bien que cet arrêt du 3 décembre 2025 n’ait pas remis en cause frontalement la validité de la marque tridimensionnelle en cause, il a rappelé que la protection conférée par une telle marque ne saurait faire obstacle à la commercialisation de produits similaires lorsque la forme revendiquée présente un caractère fonctionnel ou banal [[ Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-11.290, https://www.courdecassation.fr/decision/692fdffd0437ac0245b828c1 ]].

Le contentieux du renouvellement tardif de marque, également traversé par la question du détournement des finalités du droit des marques, a été illustré par l’arrêt « Bébé Lilly » du 15 octobre 2025, dans lequel la chambre commerciale a relevé d’office l’atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme pour reporter le point de départ du délai de renouvellement à la date d’inscription du transfert de propriété [[ Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052403865 ]]. Cet arrêt, comme celui rendu dans l’affaire CeramTec, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de ne pas laisser la rigueur des textes produire des effets disproportionnés, que ce soit au détriment du titulaire légitime ou au bénéfice d’un déposant de mauvaise foi. Dans les deux hypothèses, la Cour de cassation mobilise un standard conventionnel — le droit de propriété protégé par la Convention européenne ou la prohibition de la mauvaise foi issue du règlement communautaire — pour corriger les effets excessifs d’une application littérale du droit national.

En définitive, l’arrêt du 7 janvier 2026 consacre une ligne jurisprudentielle qui refuse de faire du droit des marques un instrument de contournement de la temporalité inhérente au droit des brevets. La chambre commerciale, en s’appuyant sur la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice, a posé les jalons d’un contrôle renforcé de la loyauté du dépôt de marque, dont l’office du juge sort substantiellement enrichi. La distinction entre l’intention du déposant et l’effet technique du signe, l’autonomie des causes de nullité et l’imprescriptibilité de l’action en nullité constituent autant de leviers procéduraux qui, combinés, offrent aux opérateurs économiques les moyens de contester efficacement les dépôts de marque opérés dans le dessein de perpétuer un monopole technique éteint.

Conclusion

L’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 marque une étape significative dans l’encadrement du cumul des protections en droit de la propriété intellectuelle. En confirmant la nullité de marques de couleur déposées dans le prolongement d’un brevet expiré, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le droit des marques n’a pas vocation à se substituer au droit des brevets lorsque celui-ci a épuisé ses effets dans le temps. La grille d’analyse de la mauvaise foi dégagée par la Cour de justice et reprise par la Cour de cassation — qui combine l’examen de l’intention subjective du déposant au jour du dépôt et l’appréciation des circonstances objectives de ce dépôt — constitue un outil prétorien désormais solidement établi, dont les juridictions du fond devront faire un usage rigoureux.

L’autonomie des causes de nullité permet au juge de prononcer l’annulation d’une marque pour mauvaise foi indépendamment de toute contrariété du signe aux motifs absolus de refus d’enregistrement, ce qui renforce substantiellement la protection des concurrents contre les dépôts abusifs. La dissociation entre l’intention du déposant et l’effet technique objectif du signe, consacrée par l’arrêt commenté, constitue un assouplissement probatoire dont les opérateurs économiques devront mesurer la portée dans leurs stratégies contentieuses. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle trouveront dans cette décision un guide d’interprétation précieux pour apprécier la validité des marques déposées à la frontière du droit des brevets, et les entreprises soucieuses de sécuriser leurs portefeuilles de droits devront intégrer cette jurisprudence dans leur stratégie de dépôt. Plus fondamentalement, l’arrêt CeramTec consacre une conception restrictive du cumul des droits privatifs qui, sans remettre en cause le principe de l’indépendance des protections, impose une exigence de cohérence entre l’intention du déposant et les finalités propres à chaque régime de propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».