L’exception de la référence nécessaire en droit des marques : la chambre commerciale érige un garde-fou pour le marché secondaire des pièces détachées et accessoires
I. Le fondement textuel de l’exception de référence nécessaire
A. La construction européenne de la limitation
Le droit exclusif conféré par l’enregistrement d’une marque n’est pas absolu. Le législateur européen a, dès la première directive de rapprochement des législations des États membres sur les marques, prévu des limitations à l’exercice du droit du titulaire, au nombre desquelles figure la possibilité pour un tiers de faire usage de la marque d’autrui pour indiquer la destination de ses propres produits, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées. Cette exception, usuellement dénommée exception de référence nécessaire, a été consacrée par l’article 6 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 [[Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, JOUE L 299 du 8 novembre 2008, p. 25, art. 6, § 1, sous c).]], puis reprise à l’article 14 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 [[Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, JOUE L 336 du 23 décembre 2015, p. 1, art. 14, § 1, sous c).]].
S’agissant de la marque de l’Union européenne, le règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 reprend cette même limitation à son article 14, lequel dispose que le titulaire ne peut interdire à un tiers de faire usage de sa marque « pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » [[Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, JOUE L 154 du 16 juin 2017, p. 1, art. 14, § 1, sous c).]]. Ce texte assujettit toutefois cet usage à une condition de loyauté : l’usage doit être fait conformément aux « usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». La Cour de justice de l’Union européenne a précisé les contours de cette condition dans son arrêt fondateur Gillette du 17 mars 2005 [[CJUE, 17 mars 2005, Gillette Company et Gillette Group Finland, C-228/03, Rec. p. I-2337.]], en jugeant que l’usage de la marque d’autrui n’est conforme aux usages honnêtes que s’il ne laisse pas entendre l’existence d’un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque, ne tire pas indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de celle-ci, et ne jette pas le discrédit sur la marque.
La fonction économique de cette limitation mérite d’être soulignée. Le marché secondaire des pièces détachées, notamment dans les secteurs de l’automobile, des équipements industriels et des produits électroniques, mobilise des acteurs indépendants qui ne sauraient communiquer efficacement avec leur clientèle sans faire référence aux marques des fabricants d’origine. L’interdiction absolue d’utiliser ces marques conduirait à une restriction de concurrence incompatible avec les principes du marché intérieur, ce que le législateur européen a précisément voulu prévenir en inscrivant l’exception de référence nécessaire au rang des dispositions impératives du droit des marques. La Cour de justice a d’ailleurs reconnu, dans l’arrêt Gillette précité, que l’article 6 de la directive poursuit l’objectif de concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises.
Par ailleurs, la Cour de cassation a elle-même rappelé, dans une décision du 15 mai 2024, que cette limitation constitue un principe d’interprétation constant, en relevant que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb.]]. Cette formulation, qui combine expressément les articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, ancre la jurisprudence française dans le droit de l’Union et confère à l’exception une portée unitaire.
B. L’économie générale de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle
En droit français, l’exception de référence nécessaire est inscrite à l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 [[Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative à la transposition de la directive (UE) 2015/2436, JORF n° 0264 du 14 novembre 2019.]]. Ce texte énumère, en son paragraphe I, trois hypothèses dans lesquelles le titulaire de la marque ne peut interdire à un tiers l’usage de celle-ci dans la vie des affaires, pour autant que cet usage soit « conformément aux usages loyaux du commerce » [[Article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381590.]]. La première hypothèse concerne l’usage par une personne physique de son nom de famille ou de son adresse. La deuxième vise les signes ou indications dépourvus de caractère distinctif ou se rapportant aux caractéristiques des produits ou services. La troisième, qui retiendra ici l’attention, autorise l’usage de la marque « pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ».
L’économie de ce texte révèle une tension constante entre la protection du droit exclusif du titulaire et la préservation de la liberté du commerce. Le fabricant de pièces détachées ou d’accessoires doit pouvoir informer le consommateur de la compatibilité de ses produits avec ceux du titulaire de la marque, sans être assimilé à un contrefacteur. La Cour de cassation a, de longue date, intégré cette exigence dans son contrôle. Dans un arrêt du 31 mars 2015, elle a déjà jugé que « l’usage dans la vie des affaires d’une dénomination employée à des fins descriptives (…), sans affecter la garantie d’origine des produits sur lesquels elle est apposée, ne constitue pas un usage à titre de marque, faute de remplir la fonction distinctive conférée à cette dernière » [[Cass. com., 31 mars 2015, n° 13-21.300, publié au Bulletin.]], distinguant ainsi l’usage descriptif licite de l’usage contrefaisant. Cette distinction est au cœur de l’exception de référence nécessaire, laquelle postule précisément que l’usage du signe d’autrui est justifié par une finalité informative et non par une volonté d’appropriation de la fonction distinctive de la marque.
En conséquence, le régime de l’article L. 713-6 s’articule avec celui de l’article L. 713-4 du même code, qui consacre le principe de l’épuisement du droit de marque par la première mise dans le commerce avec le consentement du titulaire [[Article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381595.]]. Tandis que l’épuisement autorise la revente des produits authentiques, l’exception de référence nécessaire autorise l’évocation de la marque pour signaler une compatibilité, sans égard à l’origine des produits du tiers. Ces deux mécanismes, bien que distincts dans leur fondement et leur portée, participent d’une même logique : le droit de marque ne saurait conférer à son titulaire un monopole absolu qui paralyserait les échanges sur les marchés secondaires.
II. La portée contentieuse de l’exception
A. La cassation pour interdiction générale non réservée : l’arrêt du 15 mai 2024
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 mai 2024 dans l’affaire opposant les sociétés Lohr à la société Schneebichler constitue l’illustration la plus éclatante de la portée contentieuse de l’exception de référence nécessaire [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb.]]. En l’espèce, les sociétés Lohr, qui conçoivent et commercialisent des porte-voitures, étaient titulaires de marques sur le signe « Lohr » ainsi que de dessins et modèles. La société Schneebichler, fabricant de pièces de rechange pour ces véhicules, avait été condamnée en appel pour contrefaçon de marque, et la cour d’appel de Paris lui avait interdit d’utiliser le terme « Lohr » pour désigner, promouvoir et commercialiser, exporter, importer et détenir des pièces de rechange.
La Cour de cassation a censuré cette interdiction par voie de retranchement. Au visa combiné des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, elle a jugé que « l’arrêt interdit à la société Schneebichler d’utiliser le terme Lohr à titre de marque pour désigner, promouvoir et commercialiser, exporter, importer et détenir des pièces de rechange pour des porte-voitures, y compris sur les sites internet qu’elle détient ou détenus par des membres de son réseau » et qu’« en statuant ainsi, sans réserver l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, du signe Lohr pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire des marques Lohr, en particulier lorsque l’usage de ces marques est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
La solution retenue est remarquable à un double titre. D’abord, la Cour de cassation ne se borne pas à censurer l’arrêt d’appel : elle dit n’y avoir lieu à renvoi et retranche elle-même du dispositif les mentions prohibant les usages relevant de l’exception. Cette technique du retranchement, prévue par les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, traduit la volonté de la Cour de régler définitivement le litige sans exposer les parties aux aléas d’une nouvelle instance. Ensuite, la Cour écarte expressément la demande de renvoi préjudiciel à la CJUE, au motif qu’il n’existe « aucun doute raisonnable sur l’interprétation du droit de l’Union » [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, préc., § 22.]]. Ce faisant, elle affirme sa pleine maîtrise de l’articulation entre le droit français et le droit européen des marques.
Dès lors, cet arrêt consacre l’obligation, pour les juges du fond, d’assortir toute mesure d’interdiction prononcée sur le fondement de la contrefaçon de marque d’une réserve expresse au bénéfice de l’exception de référence nécessaire, à peine de violation des textes susvisés. Il impose aux juridictions un office renforcé dans la rédaction du dispositif de leurs décisions, qui ne saurait se réduire à une formule générale d’interdiction sans égard aux usages licites que la loi autorise. Les conséquences pratiques de cette solution sont considérables : tout fabricant de pièces détachées, d’accessoires ou de consommables compatibles peut désormais se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, du droit de mentionner la marque du fabricant d’origine pour indiquer la destination de ses produits, pour autant qu’il respecte les usages honnêtes du commerce et n’induise pas le public en erreur sur l’existence d’un lien commercial avec le titulaire.
B. L’articulation avec les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale
La mise en œuvre de l’exception de référence nécessaire s’inscrit dans un contentieux plus vaste, où l’action en contrefaçon de marque côtoie fréquemment l’action en concurrence déloyale. La chambre commerciale a précisé les conditions de ce cumul dans un arrêt du 26 mars 2025, en énonçant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]]. Cette jurisprudence, qui impose une exigence de faits distincts, trouve une résonance particulière dans le contentieux de la référence nécessaire, où le défendeur invoque précisément l’exception de l’article L. 713-6 pour échapper aux griefs de contrefaçon.
À cet égard, la Cour de cassation a également rappelé que l’exigence de loyauté dans l’exposé des faits s’impose au requérant à la saisie-contrefaçon. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, elle a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » [[Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d.]]. Cette obligation de loyauté, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, constitue un contrepoids à la puissance de cette mesure exorbitante du droit commun. Elle rappelle que le titulaire de marque ne saurait instrumentaliser la saisie-contrefaçon pour entraver l’activité de fabricants de pièces détachées dont l’usage du signe relèverait de l’exception de référence nécessaire.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également circonscrit la sanction des irrégularités affectant les opérations de saisie-contrefaçon. Dans un arrêt du 14 novembre 2024, elle a posé le principe selon lequel « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » [[Cass. com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928.]]. Cette solution, qui écarte la nullité intégrale du procès-verbal au profit d’une nullité partielle circonscrite aux mesures irrégulières, atténue les conséquences d’un éventuel excès de la saisie-contrefaçon et préserve l’effectivité de la preuve de la contrefaçon pour les actes non affectés par l’irrégularité.
En outre, l’articulation entre l’action en contrefaçon et la responsabilité contractuelle a été précisée par la première chambre civile dans un arrêt du 5 octobre 2022, aux termes duquel « le titulaire de droits d’auteur qui dispose d’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de son cocontractant ne peut agir en contrefaçon à son encontre pour des faits relevant de l’inexécution du contrat » [[Cass. 1re civ., 5 octobre 2022, n° 21-15.386, publié au Bulletin.]]. Bien que rendu en matière de droit d’auteur, ce principe d’option procédurale éclaire la stratégie contentieuse des titulaires de droits de propriété intellectuelle, lesquels ne sauraient cumuler les actions pour un même fait générateur. L’usage du signe d’autrui dans le cadre de l’exception de référence nécessaire échappe précisément à toute qualification contractuelle comme délictuelle, ce qui le soustrait par nature au grief de contrefaçon.
La Cour de cassation a également rappelé, dans une décision du 4 novembre 2020, le principe selon lequel l’étendue du droit exclusif conféré au titulaire s’apprécie « en se référant aux éléments résultant de l’enregistrement de la marque et non pas par rapport à l’usage que le titulaire a pu faire de cette marque » [[Cass. com., 4 novembre 2020, n° 16-28.281, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2c3bf58f461c14b50598.]]. Cet attendu, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence Cooper International Spirits de la CJUE du 26 mars 2020, confirme que l’appréciation de la contrefaçon s’opère objectivement, sans égard à l’exploitation effective de la marque par son titulaire. Une telle approche renforce la sécurité juridique des tiers, qui peuvent se fonder sur le seul contenu de l’enregistrement pour déterminer s’ils encourent ou non un risque de contrefaçon.
La jurisprudence des juges du fond illustre également la mise en œuvre concrète de l’exception. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 mars 2023, a fait application de l’article 14 du règlement 2017/1001 pour écarter le grief de contrefaçon opposé à un fabricant de billets souvenirs qui utilisait la mention « zéro euro » pour indiquer la valeur faciale de son produit, en relevant que cet usage n’avait pas pour objet de tirer profit de la fonction distinctive de la marque mais de décrire une caractéristique du produit [[CA Paris, pôle 5, ch. 1, 29 mars 2023, n° 20/17992.]]. Cette décision, bien que rendue dans un contexte différent de celui du marché des pièces détachées, confirme que la frontière entre l’usage contrefaisant et l’usage descriptif licite s’apprécie in concreto, en considération de la finalité poursuivie par le tiers et de la perception du public pertinent.
Enfin, la jurisprudence récente de la chambre commerciale relative à l’imprescriptibilité des actions en nullité des marques mérite d’être mentionnée, en ce qu’elle affecte indirectement le contentieux de la référence nécessaire. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour a jugé que « l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible » [[Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00.]]. Cette imprescriptibilité, conjuguée à la possibilité pour le défendeur à l’action en contrefaçon de soulever la nullité de la marque par voie d’exception, offre au fabricant de pièces détachées une arme procédurale complémentaire à l’exception de référence nécessaire.
Conclusion
L’exception de la référence nécessaire, consacrée aux articles L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle et 14 du règlement (UE) n° 2017/1001, constitue une limitation essentielle au droit exclusif du titulaire de marque, sans laquelle le marché secondaire des pièces détachées, accessoires et produits compatibles serait exposé à un tarissement par l’effet de monopoles privatifs excessifs. L’arrêt de la chambre commerciale du 15 mai 2024, en censurant par voie de retranchement une interdiction générale qui ne réservait pas cette exception, a renforcé l’office du juge dans la rédaction du dispositif des décisions de contrefaçon et a rappelé que le droit des marques ne saurait paralyser la liberté du commerce et l’information du consommateur. La jurisprudence de la chambre commerciale, en exigeant des faits distincts pour le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale et en sanctionnant le défaut de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon, complète ce dispositif protecteur en encadrant les prérogatives procédurales du titulaire de marque. Il appartient aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle d’intégrer ces règles dans la conduite des contentieux, tant en demande qu’en défense, afin que l’équilibre entre la protection des signes distinctifs et la liberté du commerce secondaire soit préservé. La rédaction des assignations, des conclusions en défense et des dispositifs de décision doit désormais intégrer la réserve expresse de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, sous peine d’exposer le titulaire de marque à une censure de sa demande ou, pour le juge, à une cassation de sa décision.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.