L’appréciation du caractère distinctif des marques verbales par l’INPI et la chambre commerciale de la Cour de cassation : la construction prétorienne du standard du « minimum de distinctivité » (2023-2026)
Le caractère distinctif constitue la pierre angulaire du droit des marques. Il conditionne à la fois la validité du titre, son opposabilité et l’étendue de la protection conférée au titulaire. Sans lui, le signe ne peut remplir sa fonction essentielle de garantie d’origine, qui permet au consommateur d’identifier les produits ou services d’une entreprise et de les distinguer de ceux de ses concurrents. L’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle en donne une définition fonctionnelle : [[ Article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle : « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381543 ]]. L’article L. 711-2 du même code énumère ensuite les motifs absolus de refus d’enregistrement, au premier rang desquels figure la marque dépourvue de caractère distinctif [[ Article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381542 ]]. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond, singulièrement la cour d’appel de Versailles compétente pour les recours contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, a considérablement enrichi la compréhension de cette notion cardinale au cours des trois dernières années. Le contentieux de la validité des marques verbales, qui constituent la très grande majorité des dépôts, a donné lieu à des décisions qui, sans constituer des revirements spectaculaires, ont néanmoins précisé les contours de l’office de l’INPI et du juge dans l’appréciation de cette condition fondamentale. Or, si le principe est ancien, la subtilité de sa mise en œuvre concrète demeure une source d’insécurité juridique pour les déposants comme pour les praticiens. L’office du directeur de l’INPI s’exerce en effet dans le cadre d’un contrôle juridictionnel dont l’intensité varie selon la nature du signe, les produits ou services désignés et la perception du public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou d’un public spécialisé. La notion de « minimum de distinctivité », dégagée par la pratique et consacrée par le juge, offre une clé de lecture de cette construction prétorienne en constante évolution. Il y a lieu dès lors d’examiner, dans un premier temps, la détermination du caractère distinctif, entre exclusion des signes descriptifs et admission d’un standard minimal (I), avant d’analyser, dans un second temps, l’office du juge dans le contrôle des décisions rendues par l’INPI en cette matière (II).
I. La détermination du caractère distinctif : un standard prétorien exigeant mais mesuré
A. Le minimum de distinctivité suffisant et la frontière avec la simple description
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que le droit exclusif du titulaire d’une marque constitue « l’objet spécifique du droit de marque » et que toute atteinte à la fonction essentielle de garantie d’origine des produits caractérise une contrefaçon [[ Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d2a604055831871b02f ]]. Ce rappel de la fonction essentielle de la marque éclaire, par symétrie, l’appréciation de sa validité : un signe ne peut accéder au rang de marque que s’il est apte à garantir au consommateur l’origine commerciale des produits ou services qu’il désigne.
L’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dresse la liste des signes exclus de l’enregistrement à titre de motif absolu. Parmi eux figurent les marques dépourvues de caractère distinctif (2°), les marques composées exclusivement d’éléments descriptifs (3°) et les marques constituées d’éléments devenus usuels (4°). La jurisprudence a toutefois tempéré la rigueur de ces exclusions en consacrant la notion de « minimum de distinctivité ». La cour d’appel de Versailles a formulé ce standard avec une particulière netteté dans un arrêt du 19 septembre 2024 concernant le signe verbal ENTOURAGE déposé pour des services d’assurance. Elle a jugé que « le signe verbal ENTOURAGE est suffisamment arbitraire pour permettre au public concerné d’attribuer les services d’assurance en cause à une entreprise en particulier » et que le signe « présente ainsi un minimum de distinctivité au regard des seuls services d’assurance concernés de sorte qu’il n’est pas nécessaire pour le considérer comme une marque valable qu’il comprenne un élément figuratif » [[ CA Versailles, 19 sept. 2024, RG n° 22/06675, https://www.courdecassation.fr/decision/66ed117c696e0bc0290e065f ]].
Cette décision illustre la méthodologie applicable. Le caractère distinctif s’apprécie en fonction des produits ou services désignés et de la perception qu’en a le public concerné. Est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, en lui-même, ne conduit pas le public à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée. À l’inverse, un signe est distinctif s’il est apte à individualiser des produits ou des services sur le marché par rapport à ceux du même genre offerts par les concurrents. La cour d’appel de Versailles a précisé que le lien susceptible d’être établi entre le signe et les services désignés ne doit pas relever d’une « compréhension immédiate d’une description des services concernés ou de l’une de leurs caractéristiques » mais peut résulter d’« une simple évocation ». La distinction entre l’évocation admissible et la description prohibée constitue ainsi le cœur du contrôle opéré par l’INPI et le juge.
La Cour de justice de l’Union européenne a posé, dans une jurisprudence constante, l’exigence d’une appréciation concrète de la distinctivité. L’arrêt du 8 avril 2003, Linde e.a. (C-53/01 à C-55/01), a rappelé que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Ce dernier est constitué du consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. L’application de ce standard par la cour d’appel de Versailles révèle une approche pragmatique : plutôt que de se livrer à une analyse purement sémantique du signe, le juge recherche si le consommateur concerné percevra immédiatement le signe comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services, ou s’il le comprendra comme une simple information sur leurs caractéristiques.
Par ailleurs, l’appréciation du caractère distinctif ne saurait être conduite dans l’abstrait. La cour d’appel de Versailles a rappelé que « n’est pas davantage distinctif le signe qui participe de la seule description des produits ou services concernés ». Il en résulte que le déposant doit démontrer que le signe choisi ne se réduit pas à une indication que le consommateur percevrait comme une simple information sur les caractéristiques du produit ou du service. La charge de cette démonstration pèse sur le déposant lorsqu’il conteste une décision de refus, mais l’INPI doit lui-même motiver sa décision en établissant le caractère exclusivement descriptif du signe ou son absence totale de distinctivité. Cette exigence de motivation a été renforcée par le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 portant réforme de la procédure d’opposition.
B. La distinctivité acquise par l’usage et les conditions de sa reconnaissance
Le législateur a prévu un tempérament notable à la rigueur des motifs absolus de refus. Le dernier alinéa de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que, dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, « le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait ». Ce mécanisme de distinctivité acquise par l’usage, dit de « secondary meaning » dans la terminologie anglo-saxonne, permet à un signe initialement dépourvu de caractère distinctif d’accéder à la protection au terme d’un usage prolongé ayant modifié la perception du public pertinent.
La preuve de cette distinctivité acquise obéit à des exigences rigoureuses. Le déposant doit établir que l’usage du signe a été suffisamment intense, ancien et étendu pour que le consommateur concerné y associe désormais une origine commerciale déterminée. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dont s’inspire le droit français depuis la transposition de la directive (UE) 2015/2436, impose une appréciation globale prenant en compte la part de marché détenue par la marque, l’intensité et l’étendue géographique de son usage, la durée de cet usage et l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir [[ Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436 ]].
En droit français, la chambre commerciale n’a pas eu à connaître, au cours de la période récente, d’un contentieux directement relatif à la distinctivité acquise dans le cadre de l’examen des motifs absolus. En revanche, la question de l’usage sérieux de la marque, dont la logique probatoire est comparable, a donné lieu à des décisions éclairantes. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé, dans un arrêt du 5 mars 2025 relatif à la marque PARFUMS LANSELLE, que les actes préparatoires à une commercialisation, aussi documentés soient-ils, ne sauraient caractériser un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle. Elle a estimé que les pièces produites « ne permettent pas, en l’absence d’élément de nature à démontrer une réelle mise à disposition des produits au public, de qualifier l’usage sérieux de la marque » [[ CA Versailles, 5 mars 2025, RG n° 23/05640, https://www.courdecassation.fr/decision/67c93a3dacb0afb9b1331600 ]]. Cette exigence de mise à disposition effective des produits sur le marché trouve un écho dans l’appréciation de la distinctivité acquise : l’usage invoqué doit avoir effectivement modifié la perception du consommateur, ce qui suppose qu’il ait été exposé au signe dans des conditions lui permettant d’en mémoriser la provenance commerciale. La jurisprudence a également rappelé que l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif est assimilé à un usage sérieux, ce qui offre une souplesse appréciable aux titulaires de marques dont le graphisme ou la présentation a évolué au fil du temps.
En conséquence, le mécanisme de la distinctivité acquise, bien que théoriquement ouvert par les textes, demeure d’un maniement délicat. Le déposant avisé constituera, dès l’origine, un dossier de preuves attestant de la durée, de l’intensité et de la couverture géographique de l’usage du signe, ainsi que des investissements promotionnels consentis. La production de sondages ou d’enquêtes de notoriété, si elle n’est pas exigée par les textes, constitue un élément probatoire particulièrement convaincant devant l’INPI comme devant le juge. L’expérience du contentieux enseigne que les preuves indirectes, telles que les factures, les catalogues ou les captures d’écran de sites internet, ne suffisent que si elles sont suffisamment nombreuses, concordantes et datées avec précision pour établir une exposition significative du public au signe revendiqué.
II. L’office du juge dans le contrôle juridictionnel des décisions de l’INPI
A. L’étendue et l’intensité du contrôle exercé par la cour d’appel de Versailles
Le contentieux des décisions du directeur de l’INPI relève, depuis le décret du 9 décembre 2019, de la compétence exclusive de la cour d’appel de Versailles, dont la chambre commerciale 3-1 statue en formation spécialisée. L’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle attribue à cette juridiction la connaissance des recours formés contre les décisions du directeur de l’INPI en matière de marques, dessins et modèles et indications géographiques. Le recours est ouvert au demandeur à l’enregistrement comme au titulaire de droits antérieurs ayant formé opposition ou engagé une action en nullité.
Le contrôle exercé par la cour d’appel de Versailles est un contrôle de pleine juridiction. La cour ne se borne pas à vérifier la régularité formelle de la décision attaquée ni l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. Elle réexamine l’ensemble des éléments de fait et de droit soumis à l’INPI et peut substituer sa propre appréciation à celle du directeur. L’arrêt ENTOURAGE précité en fournit une illustration remarquable : après avoir rappelé les termes des articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, la cour a procédé à une analyse détaillée du signe, de sa signification dans le langage courant et de son lien avec les services d’assurance, pour finalement annuler la décision de rejet du directeur de l’INPI au motif que le signe présentait un « minimum de distinctivité » suffisant.
Dans un arrêt du 14 novembre 2024 relatif aux marques KOMPO et COMPOSE, la même cour a exercé un contrôle approfondi de l’appréciation du risque de confusion retenue par l’INPI dans le cadre d’une opposition. Elle a considéré que « l’appréciation du risque de confusion se fonde sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants » et a validé le raisonnement de l’INPI selon lequel « Compose », placé en attaque, devait être perçu comme l’élément dominant au sein du signe contesté [[ CA Versailles, 14 nov. 2024, RG n° 22/04543, https://www.courdecassation.fr/decision/6736f1f3f32a58442a838c9e ]]. La cour a également rappelé que « les conditions d’exploitation des marques et, en particulier, leur coexistence alléguée ne sont pas des facteurs pertinents à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion », écartant ainsi un argument fréquemment invoqué par les déposants.
Cette intensité du contrôle juridictionnel garantit au déposant un double examen de sa demande. Elle expose toutefois l’INPI à un taux d’annulation non négligeable, dont la doctrine s’est fait l’écho. Le praticien doit ainsi anticiper, dès la phase administrative, les exigences du contrôle juridictionnel, en constituant un dossier complet comportant l’ensemble des pièces de nature à établir le caractère distinctif du signe ou l’existence d’un risque de confusion.
B. L’articulation entre l’examen des motifs absolus et celui des droits antérieurs dans la procédure d’opposition
La procédure d’opposition, régie par les articles L. 712-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, permet au titulaire de droits antérieurs de s’opposer à l’enregistrement d’une marque dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande [[ Article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381569 ]]. Les droits antérieurs invocables sont énumérés à l’article L. 711-3 du même code, au premier rang desquels figurent les marques antérieures enregistrées, qu’elles soient françaises, de l’Union européenne ou internationales désignant la France [[ Article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381537 ]].
L’articulation entre l’examen des motifs absolus, qui relève de l’office du directeur de l’INPI agissant d’office, et celui des motifs relatifs, qui suppose l’initiative d’un opposant, constitue un enjeu procédural majeur. Le directeur de l’INPI peut en effet opposer au déposant, à tout moment de la procédure d’examen, des objections fondées sur les motifs absolus de refus énumérés à l’article L. 711-2. L’opposant, quant à lui, ne peut invoquer que les droits antérieurs visés à l’article L. 711-3. La jurisprudence a toutefois admis que le directeur de l’INPI puisse, dans le cadre de l’examen de l’opposition, soulever d’office des objections de pur droit, y compris lorsqu’elles n’ont pas été invoquées par l’opposant.
La preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure constitue l’une des articulations les plus contentieuses de cette procédure. L’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée » [[ Article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039376576 ]]. Le même article précise que la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé.
La cour d’appel de Versailles a fait application de ces dispositions dans un arrêt du 26 février 2025 relatif aux marques BOUT’CHOU et Ti’Boutchou. Après avoir rappelé les termes de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, la cour a procédé à une comparaison minutieuse des signes en présence, examinant tour à tour leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. Elle a jugé que « l’élément Boutchou est l’élément dominant au sein de la demande de marque contestée, l’élément Ti, perçu comme un diminutif du mot « petit », étant de nature à introduire ou qualifier l’élément suivant Boutchou » et en a déduit l’existence d’un risque de confusion justifiant l’annulation de la décision de l’INPI qui avait rejeté l’opposition [[ CA Versailles, 26 fév. 2025, RG n° 24/00182, https://www.courdecassation.fr/decision/67c000f526e434f8e04c6034 ]]. Cette décision illustre la méthode analytique rigoureuse appliquée par le juge, qui combine l’examen de la distinctivité de la marque antérieure et l’appréciation globale du risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne.
La pratique révèle que l’articulation entre les deux catégories de motifs recèle une difficulté particulière : un opposant peut voir son opposition rejetée au motif que sa marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif, ce qui constitue pourtant un motif absolu de nullité dont l’appréciation relève normalement d’une action en nullité distincte. Cette interférence entre les régimes contentieux a donné lieu à des solutions jurisprudentielles nuancées, la chambre commerciale ayant rappelé, dans l’arrêt précité du 6 décembre 2023, l’importance de ne pas confondre « le droit de propriété sur l’objet matériel et le droit de propriété intellectuelle sur la marque ». La dichotomie entre la validité intrinsèque du signe, appréciée au regard des motifs absolus, et l’atteinte portée aux droits antérieurs, appréciée au regard des motifs relatifs, demeure ainsi un principe structurant du contentieux.
Dès lors, le praticien confronté à une opposition doit, d’une part, vérifier la solidité du caractère distinctif de sa propre marque, y compris en anticipant un éventuel débat sur sa distinctivité acquise, et, d’autre part, s’assurer que l’opposant est en mesure de rapporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque antérieure si celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans. La préparation minutieuse de ces éléments de preuve, en amont de la procédure administrative, constitue le meilleur rempart contre les aléas du contentieux ultérieur.
Conclusion
L’appréciation du caractère distinctif des marques verbales, sous le double contrôle de l’INPI et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, a connu au cours des trois dernières années un affinement remarquable. La notion de « minimum de distinctivité », dont la cour d’appel de Versailles a fait une application constante, offre désormais un standard opérationnel qui concilie la protection des intérêts des déposants avec l’impératif de disponibilité des signes pour les concurrents. Le contrôle juridictionnel de pleine juridiction, conjugué à l’exigence de motivation des décisions de l’INPI, garantit un équilibre entre la sécurité juridique et l’adaptation du droit aux réalités économiques contemporaines, dans un contexte où la raréfaction des signes disponibles rend plus aiguë la concurrence entre les déposants. L’articulation entre l’examen des motifs absolus et celui des motifs relatifs, au sein de la procédure d’opposition, demeure en revanche une source d’incertitudes dont la résolution suppose une vigilance particulière des praticiens. La constitution d’un dossier de preuves exhaustif, dès l’origine de la procédure, constitue à cet égard la meilleure des stratégies pour sécuriser l’enregistrement de la marque et résister aux contestations ultérieures.
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