L’abus du droit d’agir en contrefaçon : la responsabilité du titulaire de droits de propriété intellectuelle dans l’exercice de l’action en justice
L’action en contrefaçon constitue l’instrument central de protection des droits de propriété intellectuelle. Le titulaire d’un brevet, d’une marque ou d’un droit d’auteur dispose, en vertu des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, du pouvoir de saisir le juge judiciaire pour faire cesser une atteinte à son monopole et obtenir réparation du préjudice subi. Ce droit d’agir en justice, corollaire du droit substantiel, est consacré par l’article L. 615-1 pour les brevets [[Article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036891091.]], l’article L. 716-4-6 pour les marques et l’article L. 331-1 pour le droit d’auteur. Or, l’exercice de ce droit n’est pas sans limite. Il peut, dans certaines circonstances, dégénérer en abus et engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil [[Article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571.]]. La chambre commerciale de la Cour de cassation, compétente pour le contentieux de la propriété industrielle, a progressivement construit un régime de l’abus du droit d’agir en contrefaçon dont les contours méritent d’être précisément cernés. L’analyse de la jurisprudence récente révèle une double tendance : d’une part, un assouplissement des conditions de caractérisation de la faute, qui n’exige plus la démonstration d’une intention de nuire, et d’autre part, une attention croissante portée aux obligations préalables qui pèsent sur le demandeur avant d’introduire son action.
I. Les conditions de l’abus du droit d’agir en contrefaçon : de l’intention de nuire à la faute objective
A. L’émancipation de la faute à l’égard de l’intention malveillante
Le droit d’agir en justice a longtemps bénéficié d’une protection particulière dans la jurisprudence française. Il était classiquement admis que l’exercice d’une action en justice ne pouvait engager la responsabilité de son auteur qu’en cas de faute caractérisée par une intention de nuire, une mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol. Cette conception restrictive trouvait sa justification dans la nécessité de ne pas entraver l’accès au juge, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. L’atténuation de cette exigence s’est opérée progressivement, sous l’influence de la doctrine et de la pratique judiciaire, qui ont plaidé pour une appréciation plus objective de la faute dans l’exercice des voies de droit.
La chambre commerciale a ainsi jugé, dans une décision du 11 janvier 2023, que le titulaire d’un brevet qui agit en contrefaçon sans avoir fait inscrire la cession de ce brevet au Registre national des brevets commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité, alors même qu’aucune intention de nuire n’est démontrée à son encontre [[Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-16.226 : « toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, sans qu’il soit nécessaire que soit caractérisée une intention de nuire », https://www.courdecassation.fr/decision/63bea82e13f5c70590c47e3c.]]. Par cet arrêt, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait refusé d’indemniser les défenderesses au motif que l’intention de nuire n’était pas rapportée, alors même que la demanderesse avait engagé une action en contrefaçon de brevets et obtenu des saisies-contrefaçon sans disposer de droits opposables aux tiers. La Haute juridiction a considéré que l’imprudence et la légèreté blâmable du demandeur, tenant au défaut d’inscription de la cession, étaient de nature à caractériser l’abus du droit d’agir en contrefaçon. Cette solution s’inscrit dans le prolongement du revirement opéré par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, qui a abandonné l’exigence d’une faute lourde pour engager la responsabilité du demandeur à une action en justice.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé les contours de la faute susceptible d’être retenue dans le contentieux de la saisie-contrefaçon. Dans un arrêt du 14 novembre 2024, elle a jugé que les irrégularités commises par l’huissier de justice dans l’exécution de la saisie-contrefaçon n’entraînent la nullité que des seules mesures affectées par l’irrégularité et a, dans le même temps, confirmé le rejet de la demande reconventionnelle des défenderesses au titre de la procédure abusive [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin : « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation », https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928.]]. Cette décision illustre la distinction opérée par la Cour entre le sort des irrégularités procédurales, qui relèvent de la nullité des actes, et l’appréciation de l’abus, qui suppose une faute distincte imputable au demandeur lui-même. La simple commission d’une irrégularité formelle ne suffit pas à caractériser l’abus ; il faut que le comportement du demandeur révèle une légèreté ou une imprudence blâmables dans la conduite de l’action.
Cette conception objective de la faute a été confortée par les juridictions du fond, qui n’hésitent plus à condamner le demandeur à une action en contrefaçon pour procédure abusive lorsque celui-ci a agi avec une précipitation fautive ou sans avoir vérifié la solidité de ses droits. Les cours d’appel, en particulier, retiennent l’abus lorsque le demandeur a persisté dans son action malgré l’annulation de son titre par une juridiction étrangère, ou lorsqu’il a introduit une action manifestement infondée dans le seul but de perturber l’activité commerciale d’un concurrent.
B. Les obligations préalables du demandeur à l’action : la vérification de la titularité et de l’opposabilité des droits
La jurisprudence de la chambre commerciale impose au titulaire de droits de propriété intellectuelle une obligation de prudence et de diligence avant d’engager une action en contrefaçon. Cette obligation se décline en plusieurs exigences concrètes qui conditionnent la régularité de l’action et dont la méconnaissance peut être constitutive d’un abus.
En premier lieu, le demandeur doit s’assurer de l’opposabilité de ses droits aux tiers. L’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété intellectuelle » [[Article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019298708.]]. Le défaut d’inscription de la cession prive le cessionnaire du droit d’agir en contrefaçon et peut, en outre, caractériser l’abus du droit d’agir lorsque le demandeur a fait preuve d’une imprudence fautive en s’abstenant de procéder à cette formalité pourtant élémentaire. Une règle analogue est applicable en matière de marques, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 26 juin 2024, qui a jugé que l’absence d’inscription au registre des marques entraîne l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque [[Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefaeee23a0a3f11d24a.]].
En deuxième lieu, la chambre commerciale contrôle rigoureusement la qualité à agir du demandeur. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, elle a précisé que la présomption en faveur du déposant, prévue par l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle en matière de dessins et modèles, ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la ou des personnes physiques ayant réalisé le dessin ou modèle [[Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f.]]. La Cour a ainsi cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait accueilli l’action en contrefaçon d’une société ne figurant pas comme auteur de la demande d’enregistrement, sans constater l’existence d’une revendication de propriété émanant de la personne physique créatrice. Cette décision illustre le contrôle strict exercé par la chambre commerciale sur la titularité des droits, dont le défaut peut fonder non seulement l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon mais également, le cas échéant, la caractérisation d’un abus de procédure.
En troisième lieu, le demandeur doit s’assurer de la validité de son titre et de l’existence d’actes de contrefaçon vraisemblables avant de solliciter des mesures provisoires ou d’adresser des mises en garde à la clientèle du présumé contrefacteur. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 15 octobre 2025, jugé que l’envoi d’une lettre de dénigrement à la clientèle d’un concurrent, sans qu’aucune décision de justice n’ait constaté la contrefaçon, constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur [[Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6726b4a8ab09e5d8c7d2c6f3.]]. Cette solution tempère la faculté offerte au titulaire de droits de propriété intellectuelle d’adresser des mises en garde aux clients du prétendu contrefacteur et rappelle que l’exercice des droits privatifs ne saurait servir de prétexte à des actes de concurrence déloyale. Le titulaire qui use de son monopole pour troubler les relations commerciales de ses concurrents sans avoir obtenu préalablement une décision de justice constatant l’atteinte à ses droits s’expose à une condamnation pour dénigrement, indépendamment de la question de l’abus du droit d’agir en contrefaçon.
II. Les conséquences de l’abus et l’office du juge dans l’encadrement de l’action en contrefaçon
A. Les sanctions de l’abus : réparation du préjudice et proportionnalité des mesures
L’abus du droit d’agir en contrefaçon ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Le défendeur injustement poursuivi peut solliciter l’allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, qu’ils soient d’ordre matériel, tels que les frais de défense exposés au-delà de ceux couverts par l’article 700 du Code de procédure civile, le coût de la mobilisation des équipes internes, et l’atteinte à la réputation commerciale, ou d’ordre moral. La chambre commerciale a précisé, dans plusieurs décisions récentes, les conditions d’évaluation de ce préjudice.
La Cour de cassation a notamment jugé que le juge doit caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamnation de la partie succombante aux frais irrépétibles ne fait pas obstacle à l’octroi de dommages et intérêts complémentaires lorsque l’abus est établi, mais le demandeur à la réparation doit démontrer l’existence d’un préjudice spécifique qui ne se confond pas avec les simples frais de procédure. Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025, que l’appréciation de l’activité inventive et de la personne du métier relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation quant à la définition juridique de cette notion [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, publié au Bulletin : « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1.]]. Cette décision, bien que portant sur la validité du brevet, éclaire l’office du juge dans l’appréciation du sérieux de l’action en contrefaçon, dont l’absence peut fonder l’abus.
La chambre commerciale a également encadré le prononcé des mesures d’interdiction provisoire en matière de contrefaçon de brevet. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, elle a jugé que l’interdiction provisoire prononcée sur le fondement de l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle doit être limitée aux actes de contrefaçon vraisemblables, et qu’une interdiction générale et absolue excédant les faits argués de contrefaçon encourt la cassation [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-20.245, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a689b79324999a647aee97.]]. Cette exigence de proportionnalité constitue un tempérament indirect à l’action en contrefaçon, en ce qu’elle limite les conséquences d’une action éventuellement abusive qui solliciterait des mesures disproportionnées au regard des faits de la cause. Le juge des référés, saisi d’une demande d’interdiction provisoire, doit ainsi s’assurer que les mesures sollicitées sont strictement nécessaires à la protection des droits du breveté et proportionnées aux intérêts légitimes du défendeur.
En matière de déchéance de marque et de déceptivité, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 28 février 2024, que le cédant de droits portant sur une marque n’est pas recevable à agir en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise à l’encontre de l’acquéreur, sauf à démontrer la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession [[Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802.]]. Cette solution, qui procède d’une application de la garantie d’éviction due par le cédant en vertu de l’article 1628 du Code civil, illustre la cohérence du système de responsabilité applicable aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, qui ne sauraient instrumentaliser les actions en déchéance ou en nullité pour contourner leurs propres obligations contractuelles. L’action en déchéance intentée par le cédant constitue, dans cette hypothèse, une tentative de remise en cause de la cession qu’il a lui-même consentie, ce que la Cour de cassation sanctionne par l’irrecevabilité de l’action.
B. L’articulation entre l’abus du droit d’agir en contrefaçon et les autres fondements de responsabilité
L’abus du droit d’agir en contrefaçon ne constitue pas un fondement autonome de responsabilité mais s’inscrit dans un ensemble plus large de mécanismes permettant de sanctionner les comportements fautifs dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement précisé l’articulation entre l’abus de procédure, la concurrence déloyale et le parasitisme, ainsi que le dénigrement, ces qualifications pouvant se cumuler ou se relayer selon les circonstances de l’espèce.
Une distinction fondamentale doit être opérée entre l’abus du droit d’agir en contrefaçon, qui suppose l’exercice fautif d’une action en justice, et les actes de concurrence déloyale ou de dénigrement commis à l’occasion ou en marge de cette action. La chambre commerciale a ainsi jugé que le fait d’adresser à la clientèle d’un concurrent des lettres les informant de l’existence d’une action en contrefaçon, sans qu’aucune décision de justice n’ait constaté la contrefaçon, constitue un acte de dénigrement distinct de l’abus de procédure. Cette qualification autonome permet au juge de sanctionner le comportement déloyal du titulaire de droits sans avoir à caractériser l’abus dans l’exercice de l’action elle-même, ce qui renforce la protection des concurrents injustement inquiétés par des menaces d’action en contrefaçon qui ne sont pas suivies d’effet judiciaire.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 13 octobre 2021, que la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas, en elle-même, un acte de contrefaçon, dès lors qu’elle ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation [[Cass. com., 13 oct. 2021, n° 19-20.504, publié au Bulletin : « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’une telle demande, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe », https://www.courdecassation.fr/decision/616676d0a1c75d6f42603ee2.]]. Par cet arrêt de revirement, la Cour a abandonné sa jurisprudence antérieure selon laquelle le dépôt à titre de marque d’un signe contrefaisant constituait à lui seul un acte de contrefaçon. Cette solution, adoptée à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, a pour effet de restreindre le périmètre de l’action en contrefaçon et, corrélativement, de limiter les hypothèses dans lesquelles une action prématurée ou infondée pourrait être qualifiée d’abusive.
Enfin, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 3 juin 2026, que la cession à titre onéreux d’un brevet par une personne publique ne constitue pas un abandon de la valorisation de l’invention mais un acte de valorisation, et que la personne publique n’est pas tenue de proposer au fonctionnaire inventeur de disposer de ses droits avant une telle cession [[Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653.]]. Cette décision, qui porte sur le régime des inventions de fonctionnaires, rappelle la diversité des hypothèses dans lesquelles la régularité de la titularité des droits conditionne la validité de l’action en contrefaçon et, en creux, le risque d’abus lorsque le demandeur agit sans disposer d’un titre régulier.
L’ensemble de ces décisions dessine un régime cohérent dans lequel l’abus du droit d’agir en contrefaçon est appréhendé non comme une catégorie autonome, mais comme une application particulière du droit commun de la responsabilité civile aux spécificités du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale veille à maintenir un équilibre entre la protection effective des droits privatifs, qui commande de ne pas décourager l’accès au juge, et la sanction des comportements dilatoires ou vexatoires, qui participent d’un usage dévoyé du monopole conféré par le titre de propriété industrielle. Cet équilibre, constamment réévalué au gré des espèces, témoigne de la vitalité du contentieux de la propriété intellectuelle et de la capacité de la jurisprudence à adapter les principes généraux de la responsabilité civile aux exigences spécifiques de la matière.
Conclusion
Le régime de l’abus du droit d’agir en contrefaçon, tel que construit par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des dernières années, témoigne d’une maturation de la jurisprudence dans l’encadrement de l’exercice des droits de propriété intellectuelle. L’abandon de l’exigence d’une intention de nuire au profit d’une conception objective de la faute, la rigueur du contrôle exercé sur la titularité et l’opposabilité des droits, ainsi que l’articulation subtile entre l’abus de procédure et les autres fondements de responsabilité, concourent à un équilibre délicat entre la protection du titulaire légitime et les droits de la défense. Cette évolution jurisprudentielle invite les praticiens à une vigilance accrue dans la préparation de l’action en contrefaçon, dont la recevabilité et la légitimité doivent être vérifiées avec soin avant toute saisine du juge, sous peine d’exposer leur client à une condamnation reconventionnelle pour procédure abusive. La vérification préalable de l’inscription des actes de cession au registre compétent, la confirmation de la qualité à agir du demandeur, et l’appréciation lucide du sérieux des griefs de contrefaçon constituent, à cet égard, des diligences essentielles qui conditionnent non seulement le succès de l’action mais également la protection du demandeur contre le risque d’une condamnation reconventionnelle.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.