La perte du droit sur la marque dans la jurisprudence de la chambre commerciale : déchéance pour défaut d’usage sérieux et forclusion par tolérance (2023-2026)
I. La déchéance pour défaut d’usage sérieux : une construction prétorienne exigeante
A. La notion d’usage sérieux et son appréciation par le juge
Le droit des marques repose sur un principe fondamental : le titulaire qui n’exploite pas le signe qu’il a fait enregistrer ne saurait en conserver indéfiniment le monopole. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle [[Article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381616 : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. »]] traduit cette exigence en consacrant un mécanisme de déchéance pour défaut d’exploitation. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans plusieurs décisions récentes, a précisé les contours de cette notion et renforcé l’office du juge dans le contrôle de l’usage allégué par le titulaire.
L’usage sérieux, notion fonctionnelle empruntée au droit de l’Union européenne, ne se confond pas avec un usage purement symbolique ou de simple conservation des droits. Il suppose que la marque soit effectivement utilisée sur le marché pour garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans son arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 [[CJUE, 22 octobre 2020, aff. C-720/18 et C-721/18, Ferrari, points 37 à 43, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-720/18]], que lorsque la catégorie de produits visée à l’enregistrement est « susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve ».
La chambre commerciale a tiré toutes les conséquences de cette jurisprudence dans un arrêt du 14 mai 2025 [[Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68242db9eaabb276d1616de1]], rendu dans le litige opposant le groupe Rousselet, titulaire des marques G7, aux sociétés G7 Investissement et G7 Bourgogne. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 26 janvier 2023, avait rejeté la demande de déchéance des marques G7 pour les services de transport au motif que le titulaire justifiait d’un usage sérieux. La chambre commerciale a censuré cette décision pour défaut de base légale, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme ils y étaient invités, si les preuves d’usage retenues, qui concernaient le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de « transports » et « transports de voyageurs », de sorte que cet usage ne pouvait justifier le rejet de la demande de déchéance pour la totalité des services relevant de ces catégories.
Cette décision illustre la rigueur croissante du contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’appréciation de l’usage sérieux. Le juge du fond ne peut se contenter de constater l’existence d’un usage, même effectif, pour rejeter une demande de déchéance portant sur une catégorie large de produits ou services. Il lui incombe, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie est trop large, de rechercher si elle peut être divisée en sous-catégories autonomes et cohérentes, puis d’apprécier la demande au regard de ces sous-catégories. Par ailleurs, la cassation du chef de dispositif rejetant la déchéance a emporté, par voie de conséquence, la cassation des chefs relatifs à la contrefaçon et à la concurrence déloyale, la cour d’appel s’étant fondée sur la similarité des services de transport avec les services de transport de marchandises pour retenir la contrefaçon.
B. La théorie des sous-catégories autonomes : une systématisation prétorienne
L’arrêt du 14 mai 2025 consacre une méthode d’analyse dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. La chambre commerciale y énonce, en des termes qui se veulent directifs, les principes suivants. Dès lors, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance. Le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel de cette identification, sans que le juge soit tenu de se limiter aux indications de la classification de Nice, lesquelles ne constituent qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes.
Cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt Ferrari de la Cour de justice, dont la chambre commerciale reproduit les principaux attendus dans sa motivation. L’arrêt Ferrari avait en effet précisé que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits » et qu’il importait « d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée » [[CJUE, 22 octobre 2020, aff. C-720/18 et C-721/18, Ferrari, points 40 et 41, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-720/18]]. La chambre commerciale déduit de ces principes une obligation positive à la charge du juge du fond, qui ne saurait s’en remettre à la seule classification opérée par le titulaire de la marque ou aux seules indications de la classification internationale.
La portée pratique de cette jurisprudence est considérable pour le contentieux de la déchéance. Le titulaire d’une marque enregistrée pour une catégorie large — « transports », « vêtements », « produits alimentaires » — ne pourra plus se borner à démontrer un usage pour une sous-partie de cette catégorie pour échapper à la déchéance. Il lui faudra, si le demandeur à la déchéance invoque l’existence de sous-catégories autonomes, justifier d’un usage pour chacune de ces sous-catégories, sauf à voir ses droits limités aux seuls produits ou services pour lesquels l’usage est établi. A cet égard, la motivation de la chambre commerciale révèle une volonté de prévenir les stratégies de gel de signes, consistant pour un opérateur à enregistrer une marque pour une gamme étendue de produits qu’il n’a jamais l’intention de commercialiser, dans le seul but d’en interdire l’usage à ses concurrents.
II. La forclusion par tolérance : l’extinction du droit d’agir par l’inaction prolongée du titulaire
A. Les conditions cumulatives de la forclusion
Le second mécanisme de perte du droit sur la marque réside dans la forclusion par tolérance, consacrée par l’article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle [[Article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039377714 : « Le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi. »]]. Ce texte, issu de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 [[Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, article 9, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015L2436]], instaure un mécanisme qui sanctionne la passivité du titulaire d’un droit antérieur face à l’usage prolongé d’une marque postérieure.
La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 5 juin 2024 [[Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/665fffbc2bde7b00080c313c]], les conditions de mise en œuvre de ce mécanisme. L’affaire opposait la société Holdham, holding du groupe Hamelin titulaire des marques Oxford, à la société School Pack qui exploitait une marque postérieure Oxford pour des trousses et des sacs scolaires. La cour d’appel de Paris avait constaté que les trousses et sacs de la société School Pack avaient été présentés, de 2009 à 2016, dans les mêmes enseignes de la grande distribution que les articles de papeterie du groupe Hamelin, et que les commerciaux de ce groupe étaient nécessairement présents dans ces rayons. Elle en avait déduit que la société Holdham avait eu connaissance de l’usage de la marque postérieure et l’avait sciemment toléré.
La chambre commerciale a approuvé ce raisonnement en énonçant que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation » [[Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin, § 17, https://www.courdecassation.fr/decision/665fffbc2bde7b00080c313c]]. Cette solution s’inspire de la jurisprudence de la Cour de justice, et notamment de l’arrêt Budějovický Budvar du 22 septembre 2011 [[CJUE, 22 septembre 2011, aff. C-482/09, Budějovický Budvar, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-482/09]], selon lequel les quatre conditions cumulatives de la forclusion sont l’enregistrement de la marque postérieure, le dépôt de bonne foi, l’usage de la marque postérieure dans l’État membre concerné et la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de cet usage.
L’arrêt du 5 juin 2024 comporte un second apport, relatif à l’articulation entre la forclusion par tolérance et la protection des marques de renommée. La société Holdham soutenait que la forclusion ne pouvait lui être opposée en raison de la renommée de ses marques Oxford, qui bénéficieraient d’une protection élargie. La chambre commerciale a écarté cet argument en rappelant que les directives successives n’opèrent « aucune distinction selon que la marque antérieure est ou non une marque renommée », de sorte que le droit de l’Union « accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée » [[Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin, § 10, https://www.courdecassation.fr/decision/665fffbc2bde7b00080c313c]]. En conséquence, le titulaire d’une marque renommée qui a toléré pendant cinq ans l’usage d’une marque postérieure ne peut plus agir en nullité de cette marque, ni s’opposer à son usage, ni demander réparation du préjudice subi, à moins que le dépôt de la marque postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi. Cette solution aligne pleinement le régime de la forclusion pour les marques renommées sur celui applicable aux marques ordinaires.
B. L’articulation entre forclusion, nullité et imprescriptibilité
La coexistence de la forclusion par tolérance avec le principe d’imprescriptibilité de l’action en nullité, consacré par l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle [[Article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039377634 : « Sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. »]], dessine une architecture procédurale subtile. L’action en nullité est en principe imprescriptible, ainsi que la chambre commerciale l’a confirmé avec force dans un arrêt du 28 janvier 2026 [[Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00]], mais cette imprescriptibilité est expressément réservée par l’exception de forclusion par tolérance de l’article L. 716-2-8.
L’arrêt du 28 janvier 2026, rendu dans le litige Napapijri opposant les sociétés VF International aux sociétés Artextyl et Super Brand Licencing, a précisé la portée de l’imprescriptibilité instaurée par la loi PACTE du 22 mai 2019. La chambre commerciale y énonce que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » et que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » [[Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, § 16-17, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00]]. La décision consacre ainsi une imprescriptibilité rétroactive, y compris pour les actions qui se trouvaient prescrites au jour de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, et refuse de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle, estimant qu’il n’existe « aucun doute raisonnable quant à l’interprétation des directives ».
Par ailleurs, au-delà du mécanisme de la forclusion par tolérance, le droit des marques connaît d’autres causes de déchéance qui sanctionnent non plus l’inaction du titulaire mais son comportement fautif. L’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle [[Article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381632]] prévoit la déchéance de la marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service (dégénérescence) ou propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (déceptivité). La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 février 2024 [[Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802]], a apporté une précision importante sur le régime de cette déchéance pour déceptivité acquise dans l’hypothèse particulière d’une marque constituée du nom patronymique de son créateur.
L’affaire concernait les marques de M. W X, styliste fondateur d’une maison de couture éponyme, cédées dans le cadre d’une procédure collective. Le cédant soutenait que l’exploitation postérieure des marques par le cessionnaire était de nature à faire croire au public qu’il participait toujours à la création des produits, ce qui justifiait la déchéance pour déceptivité. La chambre commerciale a jugé que si le cédant est en principe irrecevable à agir en déchéance contre le cessionnaire en raison de la garantie d’éviction de l’article 1628 du code civil, il est fait exception à cette règle « lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » [[Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin, § 14, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802]]. Cette solution, qui tempère la rigueur de la garantie d’éviction au nom de la protection du public contre les marques trompeuses, illustre la recherche d’un équilibre entre les intérêts du cessionnaire, ceux du cédant et l’intérêt général attaché à la loyauté des signes distinctifs.
En outre, la chambre commerciale a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436, relative à la déchéance pour déceptivité d’une marque patronymique. La question, renvoyée par arrêt du même jour, est ainsi formulée : « Les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas ? » [[Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin, § 30, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802]]. La réponse de la Cour de justice, attendue dans les prochains mois, pourrait clarifier l’articulation entre la déchéance pour déceptivité prévue par le droit de l’Union et la protection des marques patronymiques, déjà abordée dans l’arrêt Emanuel du 30 mars 2006 [[CJUE, 30 mars 2006, aff. C-259/04, Emanuel, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-259/04]].
Enfin, le même arrêt du 28 janvier 2026 a précisé une autre articulation procédurale essentielle, en distinguant l’action en revendication de propriété d’une marque de l’action en nullité. La chambre commerciale y juge que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle » [[Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, § 11, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00]]. En conséquence, la demande en revendication de propriété formulée pour la première fois en appel est irrecevable comme nouvelle, dès lors que les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité. Cette solution, qui préserve l’effet dévolutif de l’appel, rappelle que les différentes voies de droit ouvertes au titulaire d’un droit antérieur — nullité, revendication, forclusion — obéissent à des régimes procéduraux distincts dont la maîtrise conditionne l’efficacité de l’action.
L’ensemble de ces décisions témoigne d’une construction jurisprudentielle cohérente et rigoureuse du régime de la perte du droit sur la marque. La chambre commerciale y déploie un contrôle exigeant sur l’appréciation de l’usage sérieux, consacre la théorie des sous-catégories autonomes comme instrument de limitation du monopole, précise les conditions de la forclusion par tolérance et en étend la portée aux marques renommées, affirme avec netteté l’imprescriptibilité rétroactive de l’action en nullité tout en la conciliant avec les exceptions de forclusion, et enfin distingue les actions en revendication et en nullité pour en préserver l’autonomie procédurale. Cette architecture, adossée à une interprétation fidèle des directives européennes et de la jurisprudence de la Cour de justice, offre aux praticiens un cadre prévisible tout en préservant la fonction essentielle de la marque : garantir au consommateur l’identité d’origine des produits et services sans permettre le gel de signes que leur titulaire n’entend pas exploiter.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été marquée par un affermissement significatif du contrôle exercé par la chambre commerciale sur les causes de perte du droit sur la marque. La déchéance pour défaut d’usage sérieux, enrichie par la théorie des sous-catégories autonomes, et la forclusion par tolérance, étendue aux marques renommées, constituent désormais deux mécanismes aux contours précisément définis, dont la mise en œuvre suppose une appréciation rigoureuse des circonstances de fait par le juge du fond sous le contrôle de la Cour de cassation. Le renvoi préjudiciel formé dans l’affaire W X et la réponse attendue de la Cour de justice sur la déchéance pour déceptivité des marques patronymiques devraient prochainement compléter ce tableau d’ensemble, en précisant l’articulation entre la protection du nom du créateur et la loyauté due au public.
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