L’articulation des causes de nullite des marques de l’Union : le renvoi prejudiciel de la chambre commerciale du 10 janvier 2024 et la consolidation de l’office du juge
Le contentieux de la nullite des marques de l’Union europeenne connait, depuis l’entree en vigueur du reglement (UE) 2017/1001, une complexite croissante tenant a la multiplicite des causes de nullite que le droit de l’Union tient a la disposition des operateurs economiques. L’article 59 de ce reglement prevoit, a son paragraphe 1, deux causes de nullite absolue distinctes : l’enregistrement d’une marque contrairement aux dispositions de l’article 7, d’une part, et la mauvaise foi du deposant lors du depot de la demande de marque, d’autre part. L’articulation entre ces deux causes constitue l’un des enjeux les plus debattus du droit contemporain des marques, en ce qu’elle determine les conditions dans lesquelles un tiers peut obtenir l’annulation d’une marque dont le titulaire aurait cherche a perpetuer, par le droit des marques, une protection que le droit des brevets ou le droit des dessins et modeles ne lui conferait plus. [[La question se pose avec une acuite particuliere dans les secteurs industriels ou les innovations techniques sont susceptibles d’etre exprimees a travers la forme meme du produit, exposant le titulaire a un conflit entre la protection temporaire du brevet et la protection potentiellement perpetuelle de la marque tridimensionnelle.]]
Par un arret du 10 janvier 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union europeenne de trois questions prejudicielles portant precisement sur cette articulation, dans le cadre du litige opposant les societes CeramTec et Coorstek au sujet de la validite de marques de l’Union tridimensionnelles et figuratives representant des composants d’implants de hanche de couleur rose. [[L’oxyde de chrome, qui conferait la couleur rose deposee a titre de marque, etait cense participer a la realisation d’un effet technique. La question centrale etait de savoir si la mauvaise foi du deposant, qui avait deja obtenu un brevet sur cette solution technique, pouvait etre retenue pour annuler la marque alors meme que les conditions de l’exclusion fonctionnelle de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du reglement n 207/2009 n’etaient pas pleinement reunies.]] Cette decision merite une analyse approfondie, en ce qu’elle eclaire la methode suivie par la chambre commerciale pour apprehender les notions autonomes du droit de l’Union et la maniere dont le juge francais construit sa cooperation avec la Cour de Luxembourg.
L’examen de cette jurisprudence, replacee dans le contexte plus large du contentieux francais de la nullite des marques, invite a distinguer deux mouvements : l’interrogation sur l’autonomie des motifs absolus de nullite, d’une part, et l’elargissement de l’office du juge dans le controle de la validite du titre, d’autre part.
I. L’interrogation sur l’autonomie des motifs absolus de nullite en droit de l’Union
A. La dualite des causes de nullite dans l architecture du reglement sur la marque de l Union
Le reglement (CE) n 207/2009 du Conseil du 26 fevrier 2009 sur la marque communautaire, applicable au litige compte tenu de la date de depot des marques en cause, distingue clairement les causes de nullite fondees sur les qualites intrinseques du signe et celles fondees sur le comportement du deposant. L’article 7 du reglement enumere les motifs absolus de refus d’enregistrement, au rang desquels figure l’exclusion des signes constitues exclusivement par la forme du produit necessaire a l’obtention d’un resultat technique. L’article 52, quant a lui, vise deux causes de nullite distinctes : le non-respect des conditions de l’article 7, et la mauvaise foi du deposant.
La chambre commerciale, dans son arret CeramTec du 10 janvier 2024, a du se prononcer sur l’articulation entre ces deux textes. [[La Cour de cassation a juge que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du reglement prohibe le depot, a titre de marque, de signes constitues exclusivement par la forme du produit necessaire a l’obtention d’un resultat technique et repond a l’objectif d’interet general qui est d’eviter que le droit des marques aboutisse a conferer a une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caracteristiques utilitaires d’un produit.]] (Cass. com., 10 janv. 2024, n 21-23.458, publie au Bulletin [[https://www.courdecassation.fr/decision/659e41045537980008846f6f]]).
La juridiction rappelle, en s’appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de justice, que les motifs absolus de refus enumeres a l’article 7 sont autonomes les uns par rapport aux autres. La Cour de justice a en effet dit pour droit, dans l’arret Hauck du 18 septembre 2014, que ces motifs doivent etre caracterises en eux-memes et ne peuvent l’etre en combinaison les uns avec les autres [[CJUE, 18 sept. 2014, Hauck, C-205/13, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-205/13]]. Elle a egalement precise, dans l’arret Societe des Produits Nestle du 16 septembre 2015, que l’annulation n’etait encourue que si l’un de ces motifs etait pleinement caracterise [[CJUE, 16 sept. 2015, Societe des Produits Nestle, C-215/14, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-215/14]]. La question posee a la Cour de justice par la chambre commerciale est de savoir si cette autonomie s’etend aux rapports entre l’article 7 et l’article 52 : autrement dit, si la mauvaise foi peut etre retenue comme cause de nullite autonome, independante des motifs de l’article 7, ou si elle est en quelque sorte absorbee par ces derniers.
La chambre commerciale releve, a cet egard, une divergence d’interpretation entre les juridictions d’appel des Etats membres. La cour d’appel de Paris, dans son arret du 25 juin 2021, avait considere que la succession de droits de propriete industrielle ne devait pas servir a proteger la meme caracteristique du produit et que l’intention de proteger une solution technique au-dela du delai de protection du brevet caracterisait la mauvaise foi du deposant, sans qu’il soit necessaire de verifier que le signe etait constitue exclusivement par la forme du produit. La cour d’appel de Stuttgart, dans un arret du 13 mars 2023, avait au contraire retenu que la coloration rose caracteristique relevait du motif de refus de l’article 7 et aurait du etre invoquee sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et non de la mauvaise foi [[https://www.courdecassation.fr/decision/659e41045537980008846f6f]].
Cette divergence est significative, car elle determine le perimetre de la preuve exigee du demandeur en nullite. Si la mauvaise foi constitue une cause autonome, le demandeur peut se contenter de demontrer l’intention du deposant de perpetuer un monopole technique, sans avoir a etablir que le signe est exclusivement constitue par la forme necessaire a l’obtention d’un resultat technique. Si, au contraire, les motifs de l’article 7 sont exclusifs, le demandeur doit caracteriser pleinement l’un des motifs de refus, ce qui constitue une charge probatoire plus lourde. L’enjeu pratique est donc considerable pour les operateurs qui entendent contester la validite d’une marque dont le titulaire cherche a se reserver une solution technique tombee dans le domaine public.
La jurisprudence francaise en matiere de fraude et de mauvaise foi offre un eclairage complementaire a cette problematique europeenne. La Cour de cassation a, de longue date, construit une notion autonome de la fraude en droit des marques, distincte de celle de la mauvaise foi au sens du reglement. [[La Cour juge ainsi qu’un depot de marque est entache de fraude lorsqu’il est effectue dans l’intention de priver autrui d’un signe necessaire a son activite (Com., 25 avril 2006, n 04-15.641, Bull. 2006, IV, n 100) ou lorsqu’est rapportee la preuve d’interets sciemment meconnus par le deposant (Com., 12 decembre 2018, n 17-24.582), ainsi que lorsque des depots multiples de marques s’inscrivent dans une strategie commerciale visant a priver des acteurs de l’usage d’un nom necessaire a leur activite actuelle ou future (Com., 1er juin 2022, n 19-17.778).]] Cette construction pretorienne du droit francais coexiste avec la notion uniforme europeenne de la mauvaise foi que la Cour de justice est precisement invitee a preciser dans le cadre du renvoi CeramTec.
B. La consolidation de l office du juge national dans l interpretation du droit de l Union
Au-dela de la question prejudicielle elle-meme, l’arret CeramTec illustre la methode suivie par la chambre commerciale pour construire sa cooperation avec la Cour de justice. La juridiction ne se contente pas de transmettre une question ; elle expose de maniere exhaustive les textes applicables, la jurisprudence de la Cour de justice pertinente, les positions respectives des parties et les divergences d’interpretation entre juridictions nationales. Cette demarche, conforme aux recommandations de la Cour de justice, permet a la juridiction de renvoi d’orienter la reponse de la Cour de Luxembourg tout en lui fournissant les elements necessaires a une decision utile.
Par ailleurs, l’arret CeramTec met en evidence le role croissant du juge francais dans l’application des notions autonomes du droit de l’Union. La mauvaise foi, qui n’est definie par aucun texte de l’Union, constitue une notion autonome devant etre interpretee de maniere uniforme dans l’ensemble des Etats membres. [[La Cour de justice a precise que la mauvaise foi s’apprecie en prenant en consideration tous les facteurs pertinents propres au cas d’espece et existant au moment du depot de la demande d’enregistrement, et qu’elle est caracterisee lorsque le titulaire a depose la demande avec l’intention de porter atteinte, d’une maniere non conforme aux usages honnetes, aux interets de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans meme viser un tiers en particulier, un droit exclusif a des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.]] (CJUE, 12 sept. 2019, Koton Magazacilik, C-104/18 P [[https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/18]]). La chambre commerciale, en formulant ses questions prejudicielles, participe a l’elaboration de cette notion uniforme.
Cette demarche s’inscrit dans une evolution plus large de l’office du juge de la propriete intellectuelle, que la chambre commerciale a consolidee a travers plusieurs decisions recentes. L’arret Circus Belgium du 13 novembre 2025 (n 24-10.672, publie au Bulletin), rendu au visa de l’article L. 711-3, 1, b), du code de la propriete intellectuelle, a impose au juge du fond de rechercher, au-dela de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, si la marque anterieure conserve dans le signe compose posterieur une position distinctive autonome [[https://www.courdecassation.fr/decision/691597af5cc9fa7cae5ac14a]]. [[La Cour de cassation a enonce que, lorsqu’une marque anterieure est reproduite dans un signe compose posterieur, dans lequel elle n’apparait pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de determiner si la marque anterieure conserve dans le signe posterieur compose une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque anterieure est susceptible de s’imposer a la perception du consommateur et, le cas echeant, si elle forme avec les autres elements du signe, pris ensemble, une unite ayant un sens different par rapport au sens desdits elements pris separement.]] (Cass. com., 13 nov. 2025, n 24-10.672, publie au Bulletin [[https://www.courdecassation.fr/decision/691597af5cc9fa7cae5ac14a]]).
La meme exigence de motivation renforcee se retrouve dans le contentieux de la distinctivite de la marque. La cour d’appel de Versailles, dans un arret du 10 decembre 2025 (n 21/05747), a du apprecier la distinctivite acquise par l’usage de la denomination Le Robuste pour designer des etais [[https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8]]. [[La juridiction a rappele que le caractere distinctif acquis par l’usage ne peut etre etabli que par des preuves directes, et a valide la distinctivite de la denomination en se fondant sur un usage particulierement long et continu, la presence de la denomination en exergue sur les etais manipulant les produits, et sa mise en avant dans les photographies des catalogues et documents commerciaux.]] (CA Versailles, 10 dec. 2025, n 21/05747 [[https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8]]).
La chambre commerciale, dans ce mouvement d’ensemble, a egalement renforce le controle de la motivation des decisions des juges du fond en matiere de marques tridimensionnelles. L’arret rendu le 3 decembre 2025 (n 24-11.290) dans le contentieux de la marque tridimensionnelle du biscuit Mikado, bien que prononcant un rejet, a exerce un controle rigoureux sur la coherence du dispositif de l’arret d’appel avec ses motifs, relevant une omission de statuer sur le fondement du parasitisme resultant de l’atteinte a la marque renommee [[https://www.courdecassation.fr/decision/692fdffd0437ac0245b828c1]]. Cette vigilance de la Cour regulatrice temoigne d’une exigence accrue de coherence formelle des decisions des juridictions du fond, qui participe de la consolidation de l’office du juge de la propriete intellectuelle et de la securite juridique des operateurs.
II. L’elargissement de l’office du juge dans le controle de la validite du titre
A. Le controle renforce de la distinctivite intrinseque et de l exclusion fonctionnelle
La chambre commerciale a, au cours des dernieres annees, considerablement renforce le controle exerce par le juge sur les conditions de validite des marques, en particulier lorsqu’elles portent sur des signes non conventionnels ou des formes de produits. L’arret CeramTec s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle, en ce qu’il interroge la possibilite pour le juge de sanctuariser l’exclusion fonctionnelle des formes techniques, meme lorsque le deposant a pu croire de bonne foi que la forme deposee ne remplissait pas une fonction technique.
L’exclusion fonctionnelle, consacree a l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du reglement, a ete interpretee par la Cour de justice dans un sens protecteur de la libre concurrence. [[La Cour a precise que cette prohibition repondait a l’objectif visant a empecher que le droit des marques aboutisse a conferer a une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caracteristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’etre recherchees par l’utilisateur dans les produits des concurrents]] (CJUE, 18 juin 2002, Philips, C-299/99, points 78 et 79 [[https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-299/99]] ; CJUE, 23 avril 2020, Gomboc, C-237/19, point 25 [[https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-237/19]]). La Cour a ainsi consacre l’idee selon laquelle le droit des marques ne saurait permettre de perpetuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques que le legislateur de l’Union a voulu soumettre a des delais de peremption.
L’arret Lohr de la chambre commerciale, rendu le 15 mai 2024 (n 22-17.813, publie au Bulletin), illustre cette meme preoccupation de preservation de la libre concurrence dans un registre different. [[La Cour de cassation a juge qu’en vertu des articles 14 du reglement (UE) n 2017/1001 et L. 713-6, I, 3, du code de la propriete intellectuelle, le titulaire d’une marque europeenne ou francaise ne peut interdire a un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour designer ou mentionner des produits ou des services comme etant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnetes en matiere industrielle ou commerciale et necessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou piece detachee.]] (Cass. com., 15 mai 2024, n 22-17.813, publie au Bulletin [[https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb]]). L’interdiction generale faite a un tiers d’utiliser une marque pour designer des pieces de rechange, sans reserver l’exception de la reference necessaire, est ainsi sanctionnee par la cassation. La decision temoigne d’une volonte de la chambre commerciale de preserver un equilibre entre les droits du titulaire de la marque et les imperatifs de la libre concurrence sur les marches de pieces detachees.
Cet equilibre se retrouve egalement dans le contentieux de la decheance pour degenerescence. La chambre commerciale, dans un arret du 13 novembre 2025 (n 24-14.449), a rappele la rigueur du regime de la decheance en application de l’article L. 714-6, a), du code de la propriete intellectuelle [[https://www.courdecassation.fr/decision/691595cb5cc9fa7cae5a84ea]]. [[La Cour a juge que, selon ce texte, interprete a la lumiere de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 decembre 2015, encourt la decheance de ses droits le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activite ou de son inactivite, la designation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistree.]] La rigueur du controle exerce par le juge de la propriete intellectuelle sur la perennite du droit de marque se manifeste ainsi tant au stade de l’enregistrement qu’a celui de la vie du titre.
Ces decisions de la chambre commerciale revelent une preoccupation constante de preservation de l’integrite du systeme des marques, qui ne doit ni servir a contourner les delais legaux de protection des innovations techniques, ni permettre a un operateur de s’approprier des signes necessaires a l’exercice de la concurrence. La methode suivie par la Cour de cassation consiste a imposer au juge du fond une grille d’analyse exhaustive, le contraignant a examiner successivement l’ensemble des criteres degages par la jurisprudence de la Cour de justice, sans pouvoir se contenter d’une appreciation globale ou impressionniste des signes en conflit. Cette demarche, si elle alourdit la motivation des decisions, presente l’avantage de reduire le risque de cassation et d’offrir aux justiciables une previsibilite accrue des solutions juridictionnelles. [[L’exigence de motivation imposee par la chambre commerciale s’inscrit dans la continuite de la demarche initiee par l’arret CeramTec : en encadrant strictement l’office du juge du fond, la Cour de cassation garantit l’application uniforme du droit de l’Union sur l’ensemble du territoire francais et reduit les divergences d’interpretation entre les juridictions.]]
B. Les consequences pratiques de l arret CeramTec pour les operateurs economiques
Dans l’attente de la reponse de la Cour de justice, les operateurs economiques sont confrontes a une insecurite juridique certaine quant au sort des marques dont la validite est contestee sur le fondement de la mauvaise foi, en lien avec l’exclusion fonctionnelle. La question prejudicielle posee par la chambre commerciale a, en effet, des consequences directes sur la strategie contentieuse des entreprises titulaires de portefeuilles de droits de propriete industrielle.
La premiere question posee, relative a l’autonomie des causes de nullite, est la plus structurante. Si la Cour de justice repond par l’affirmative, la mauvaise foi constituera une cause de nullite pleinement autonome, qui pourra etre invoquee independamment des motifs de l’article 7. Cela signifierait que le deposant qui a cherche, de bonne ou de mauvaise foi, a proteger une solution technique par le droit des marques, s’expose a une annulation sur le fondement de la mauvaise foi, quand bien meme les conditions strictes de l’exclusion fonctionnelle ne seraient pas reunies. Inversement, si la Cour de justice consacre le principe d’exclusivite, le demandeur en nullite devra etablir que le signe est constitue exclusivement par la forme necessaire a l’obtention d’un resultat technique, ce qui constitue un standard de preuve particulierement exigeant.
La deuxieme question, subsidiaire, porte sur le point de savoir si la mauvaise foi peut etre appreciee au regard du seul motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), sans qu’il soit constate que le signe soit constitue exclusivement par la forme du produit. Cette question est directement inspiree par les faits de l’espece : la societe CeramTec soutenait que l’oxyde de chrome, qui conferait la couleur rose deposee a titre de marque, n’avait en realite aucun effet technique, de sorte que les marques ne pouvaient avoir detourne le droit des marques de sa finalite. La reponse de la Cour de justice determinera si la bonne foi du deposant, fondee sur une croyance erronee quant a l’effet technique du signe, peut le premunir contre l’annulation de sa marque.
La troisieme question, enfin, est la plus novatrice. Elle interroge la Cour de justice sur le point de savoir si l’article 52, paragraphe 1, sous b), du reglement exclut la mauvaise foi d’un deposant ayant introduit une demande d’enregistrement avec l’intention de proteger une solution technique, lorsqu’il a ete decouvert, posterieurement a cette demande, qu’il n’existait pas de lien entre la solution technique en cause et les signes constituant la marque deposee. Cette question touche a la temporalite de l’appreciation de la mauvaise foi et a l’incidence des circonstances posterieures au depot sur la qualification du comportement du deposant. Elle est susceptible d’avoir des consequences sur de nombreux contentieux dans lesquels la validite d’une marque est contestee au motif que son titulaire a cherche a perpetuer, par le droit des marques, une protection tombee dans le domaine public.
Ces incertitudes pesent particulierement sur les secteurs dans lesquels l’innovation technique et la protection par le droit des marques sont etroitement imbriquees. Les industries pharmaceutique, automobile, aeronautique et des dispositifs medicaux, dans lesquelles la forme du produit est souvent dictee par des considerations techniques, sont les premieres concernees par les reponses que la Cour de justice apportera au renvoi CeramTec.
Le contentieux des brevets, le contentieux de la concurrence deloyale et celui de la contrefacon sont directement affectes par les reponses que la Cour de justice apportera aux questions prejudicielles posees par la chambre commerciale. Les praticiens du droit de la propriete intellectuelle suivent avec attention l’evolution de ce contentieux, qui determine les conditions dans lesquelles un operateur peut contester la validite d’une marque dont le titulaire cherche a se reserver un avantage concurrentiel par le jeu combine des differents titres de propriete industrielle.
L’articulation entre la protection par le brevet, temporaire mais forte, et la protection par la marque, potentiellement perpetuelle mais cantonnee a la fonction distinctive, constitue le coeur de la problematique soulevee par l’arret CeramTec. Le deposant qui a obtenu un brevet pour une solution technique et qui, a l’expiration de ce brevet, entend perpetuer son monopole par le depot d’une marque sur la forme du produit encourt le risque d’une annulation de cette marque pour mauvaise foi. L’enjeu est d’autant plus sensible que la frontiere entre la forme fonctionnelle, exclue de la protection par le droit des marques, et la forme arbitraire ou de fantaisie, qui peut y acceder, est souvent tenue. [[La Cour de justice a rappele, dans l’arret Gomboc du 23 avril 2020, que l’objectif de l’exclusion fonctionnelle est d’eviter que la protection conferee par le droit des marques ne s’etende, au-dela des signes permettant de distinguer un produit ou un service de ceux offerts par les concurrents, pour s’eriger en obstacle a ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques en concurrence avec le titulaire de la marque (CJUE, 23 avril 2020, Gomboc, C-237/19, point 25).]]
Conclusion
Le renvoi prejudiciel de la chambre commerciale du 10 janvier 2024 constitue une etape decisive dans la construction de l’articulation entre les causes de nullite des marques de l’Union europeenne. En interrogeant la Cour de justice sur l’autonomie des motifs absolus de nullite et de la mauvaise foi, la juridiction francaise participe a l’elaboration d’une notion uniforme de la mauvaise foi en droit de l’Union, tout en preservant la specificite de l’exclusion fonctionnelle des formes techniques. Dans l’attente de la reponse de la Cour de Luxembourg, les operateurs economiques sont invites a une vigilance accrue dans la structuration de leurs portefeuilles de droits de propriete industrielle, afin d’eviter qu’une marque ne soit annulee au motif que son titulaire a cherche a perpetuer, par le droit des marques, une protection que le droit des brevets ne lui conferait plus.
La decision CeramTec rappelle, au-dela de son objet propre, la necessite pour les titulaires de droits de propriete industrielle d’anticiper les interactions entre les differents regimes de protection et de veiller a ce que la strategie de protection ne soit pas percue, par le juge, comme un contournement des delais legaux de protection des innovations techniques. L’issue du renvoi prejudiciel, quelle qu’elle soit, clarifiera les regles applicables et permettra aux praticiens du droit de la propriete intellectuelle de conseiller leurs clients en toute securite juridique sur l’etendue des droits qu’ils peuvent legitimement revendiquer. L’articulation entre la protection temporaire du brevet et celle, potentiellement perpetuelle, de la marque tridimensionnelle, constitue l’un des defis majeurs du droit de la propriete industrielle contemporain, que le dialogue des juges engage par l’arret CeramTec contribue a eclairer de maniere decisive.
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