Le contrat de licence de marque dans le contentieux de la contrefaçon : titularité de l’action et opposabilité
I. La titularité de l’action en contrefaçon du licencié de marque
A. Le principe de l’action par le titulaire et ses exceptions conventionnelles
L’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle pose une règle de principe simple [[ L’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039378218 dispose que « L’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. ». ]]. Cette disposition, issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, consacre la primauté de la volonté contractuelle dans l’organisation de la défense des droits de marque. Par l’effet d’une simple stipulation du contrat de licence, les parties peuvent ainsi conférer au licencié le pouvoir d’agir seul en contrefaçon, sans avoir à solliciter l’autorisation préalable du titulaire.
Ce mécanisme traduit une conception pragmatique du contentieux de la propriété industrielle. Le licencié, qui supporte souvent l’essentiel des investissements de commercialisation et de promotion des produits marqués, est le premier exposé au préjudice économique résultant des actes de contrefaçon. Or, dans les montages complexes de groupes de sociétés, le titulaire de la marque peut être une entité holding dépourvue d’activité opérationnelle, peu encline à engager des frais de procédure pour défendre des droits dont l’exploitation est confiée à une filiale. La stipulation contractuelle autorisant le licencié à agir seul permet de remédier à cette dichotomie entre titularité juridique et intérêt économique.
La rédaction de cette clause mérite une attention particulière. La jurisprudence sanctionne les formules trop générales. La cour d’appel de Paris a ainsi considéré, dans un arrêt du 14 janvier 2022, que l’autorisation donnée au licencié d’« ester en justice pour la défense des marques » n’emportait pas qualité pour agir en nullité d’une marque tierce, une telle action excédant le périmètre de la simple défense [[ CA Paris, 14 janvier 2022, n 19/20271, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb. ]]. Les praticiens veilleront donc à énumérer précisément les prérogatives conférées au licencié : action en contrefaçon, action en nullité, action en déchéance, action en concurrence déloyale, mesures provisoires et conservatoires.
En l’absence de stipulation expresse, l’article L. 716-4-2 instaure un mécanisme supplétif protecteur du licencié exclusif. Celui-ci, titulaire d’un droit exclusif d’exploitation, peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure adressée au titulaire, ce dernier n’exerce pas son droit dans un délai raisonnable. Cette faculté, qui s’inspire de l’action oblique du droit commun, préserve le licencié exclusif contre l’inertie fautive du titulaire. La notion de « délai raisonnable » relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui tiennent compte de l’urgence à faire cesser les actes litigieux, de la nature des produits concernés et de l’ancienneté des faits de contrefaçon. Par ailleurs, la déchéance des droits du titulaire pour défaut d’usage sérieux, prévue à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, peut priver le licencié de la faculté d’agir en contrefaçon lorsque la marque n’est plus protégée, circonstance qui souligne l’intérêt pour le licencié de surveiller l’usage effectif de la marque par le titulaire et, le cas échéant, de solliciter l’inscription au registre des marques de sa propre licence pour préserver ses droits.
La distinction entre licence exclusive et licence non exclusive revêt une importance déterminante dans l’économie de l’article L. 716-4-2. Le licencié exclusif bénéficie d’une protection renforcée, le législateur ayant considéré que l’exclusivité qui lui est consentie justifie qu’il puisse se substituer au titulaire défaillant. En revanche, le licencié simple, qui partage l’exploitation de la marque avec d’autres licenciés ou avec le titulaire lui-même, ne dispose pas de cette faculté de substitution. Sa protection passe exclusivement par l’action en intervention prévue à l’alinéa 4. Cette architecture traduit un choix de politique juridique cohérent : le licencié exclusif supporte un risque économique plus élevé, qui justifie une protection procédurale accrue.
La question de la titularité de l’action en contrefaçon se pose avec une acuité particulière dans les contrats commerciaux internationaux. La pratique des licences croisées, dans lesquelles deux opérateurs économiques s’accordent mutuellement des licences sur leurs portefeuilles de marques respectifs, soulève des difficultés de coordination de l’action en contrefaçon. Chaque cocontractant est à la fois titulaire de ses propres marques et licencié de celles de son partenaire, ce qui peut créer des conflits d’intérêts lorsque les actes de contrefaçon visent simultanément les marques des deux parties. La rédaction contractuelle doit alors organiser avec soin l’exercice des actions contentieuses, en déterminant qui décide d’agir, qui supporte les frais de procédure et qui perçoit les dommages-intérêts.
B. L’intervention du licencié à l’instance et la réparation du préjudice propre
L’article L. 716-4-2, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle dispose que « toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». Cette disposition, qui ne distingue pas selon le caractère exclusif ou non exclusif de la licence, ouvre une voie procédurale essentielle au licencié qui ne peut ou ne souhaite pas engager lui-même l’action principale. Elle lui permet de se joindre à l’instance introduite par le titulaire pour solliciter l’indemnisation de son préjudice personnel, distinct de celui subi par ce dernier.
La chambre commerciale de la Cour de cassation applique avec constance le principe de la réparation intégrale du préjudice propre de chaque partie à la licence. Le licencié peut ainsi obtenir réparation de la perte de marge sur les ventes qu’il aurait réalisées en l’absence des actes de contrefaçon, de l’avilissement de la marque résultant de la commercialisation de produits contrefaisants de qualité inférieure, et de la désorganisation de son réseau de distribution. Le titulaire, de son côté, conserve le droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits privatifs, notamment la dépréciation du capital-marque et la perte de redevances.
La jurisprudence a précisé les contours de cette action en intervention. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025 relatif à la marque « Le Robuste », a rappelé que le licencié dispose d’un droit propre à agir en réparation du préjudice qu’il invoque pour des faits postérieurs à la date de conclusion du contrat de licence, indépendamment de la date d’inscription de ce contrat au Registre national des marques [[ CA Versailles, 10 décembre 2025, n 21/05747, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8 : « la société Altrad a bien qualité à agir, en sa qualité de licenciée de la marque Le Robuste, en réparation du préjudice qu’elle invoque pour des faits postérieurs à la date de conclusion du contrat de licence, soit le 9 octobre 2015, peu important la date d’inscription de ce contrat sur le registre national des marques. ». ]]. Cette solution, qui dissocie la recevabilité de l’action du licencié des formalités de publicité foncière propres au droit des marques, consacre une interprétation extensive de l’article L. 714-7 ancien du Code de la propriété intellectuelle, devenu l’article L. 714-7, dont le troisième alinéa prévoit précisément que le licencié est recevable à intervenir même lorsque le contrat n’est pas inscrit.
Par ailleurs, la chambre commerciale, dans un arrêt du 19 mars 2025, a précisé les conditions dans lesquelles le titulaire d’une marque antérieure peut agir en contrefaçon contre l’usage d’un signe postérieur, en exigeant que soit caractérisée l’intensité de la renommée de la marque invoquée [[ Cass. com., 19 mars 2025, n 23-18.728, Pub. Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/67da686b9adb0fcda38e00b3. ]]. Cette exigence probatoire renforcée, qui pèse sur le titulaire, concerne également le licencié qui agirait en contrefaçon sur le fondement d’une marque renommée. Le licencié doit donc, lorsqu’il fonde son action sur une marque de renommée, rapporter la preuve de l’atteinte au caractère distinctif, à la renommée ou au caractère attractif de cette marque, conformément aux exigences de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.
II. L’opposabilité de la licence et ses effets sur l’action en contrefaçon
A. L’inscription au Registre national des marques, condition de l’opposabilité aux tiers
L’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle énonce le principe général [[ Article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381630 : « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. ». ]]. Ce formalisme, qui s’inscrit dans la logique de la publicité foncière applicable aux droits de propriété industrielle, poursuit un double objectif : assurer la sécurité juridique des tiers en leur permettant de connaître avec certitude le titulaire des droits sur une marque, et prévenir les contestations relatives à la chaîne de titularité.
L’inscription de la licence au Registre national des marques produit des effets substantiels sur la capacité du licencié à agir en contrefaçon. En premier lieu, l’opposabilité aux tiers de la licence inscrite permet au licencié de se prévaloir de ses droits à l’encontre des contrefacteurs, sans que ces derniers puissent invoquer leur ignorance de l’existence de la licence. En second lieu, le contrat de licence inscrit confère au licencié la faculté de participer à une procédure d’opposition devant l’Institut national de la propriété industrielle, prérogative qui n’est pas reconnue au licencié dont le contrat n’est pas inscrit. En troisième lieu, l’inscription conditionne, dans les rapports entre le titulaire et les créanciers de ce dernier, l’opposabilité du droit du licencié : en cas de saisie de la marque, le licencié dont le contrat est inscrit peut opposer ses droits au créancier saisissant, tandis que le licencié non inscrit s’expose à voir ses droits méconnus par le créancier de bonne foi.
L’inscription au Registre national des marques s’effectue selon les modalités prévues aux articles R. 714-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. La demande d’inscription, présentée par l’une ou l’autre des parties au contrat, doit être accompagnée d’un exemplaire original ou d’une copie certifiée conforme de l’acte constatant la licence, ou d’un extrait de cet acte contenant les indications essentielles. L’arrêté du 9 décembre 2019 relatif au Registre national des marques précise les mentions devant figurer dans l’extrait destiné à l’inscription : identité des parties, numéro de la marque concernée, nature et date de l’acte, étendue territoriale et temporelle de la licence, indication du caractère exclusif ou non exclusif de celle-ci. Ces formalités, bien que dépourvues de complexité excessive, sont souvent négligées par les praticiens, au détriment de la sécurité juridique du licencié.
La jurisprudence de la chambre commerciale a contribué à préciser la portée de l’inscription. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation a jugé que le dénigrement constitué par l’envoi d’informations trompeuses sur une prétendue contrefaçon à des clients engage la responsabilité de son auteur, même en l’absence de décision judiciaire préalable constatant la contrefaçon [[ Cass. com., 15 octobre 2025, n 24-11.150, Pub. Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c. ]]. Cette solution, si elle ne concerne pas directement l’inscription de la licence, illustre le contrôle exercé par le juge de la propriété intellectuelle sur les comportements des acteurs du marché, titulaires comme licenciés, dans la mise en œuvre de leurs prérogatives.
La rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 714-7 introduit un tempérament au principe d’inopposabilité des actes non inscrits. L’acte non inscrit demeure opposable aux tiers « qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits ». Cette exception, qui transpose en droit des marques la règle de la connaissance personnelle, permet au licencié de faire échec à une action en contrefaçon diligentée par un cessionnaire de la marque qui, bien qu’ayant acquis ses droits postérieurement au contrat de licence, en avait connaissance à la date de la cession. La preuve de cette connaissance incombe au licencié et peut être rapportée par tout moyen.
La chambre commerciale a eu l’occasion de se prononcer, dans un arrêt du 18 février 2026, sur la question connexe du sort des contrats de licence de marque en cas de cession du fonds de commerce [[ Cass. com., 18 février 2026, n 23-18.954, https://www.courdecassation.fr/decision/67d5d10b67e9cbac0063e7c4. ]]. La Cour y affirme que la cession du fonds de commerce n’emporte pas, de plein droit, transmission au cessionnaire des contrats de licence de marque consentis par le cédant, le principe de la cession des contrats en cours attachés au fonds ne s’appliquant pas aux contrats de licence de marque. Cette solution, protectrice des intérêts du licencié, conforte l’autonomie du contrat de licence de marque par rapport au fonds de commerce auquel la marque est exploitée.
B. L’opposabilité de la licence à l’égard du contrefacteur : portée et limites
La question de l’opposabilité de la licence au contrefacteur se pose en des termes distincts. En principe, le contrefacteur ne peut se prévaloir des stipulations du contrat de licence auquel il n’est pas partie pour échapper à sa responsabilité. La qualité de licencié est indifférente au contrefacteur : seul le titulaire de la marque, ou le licencié agissant dans les conditions de l’article L. 716-4-2, peut se prévaloir du droit privatif. Le contrefacteur ne saurait donc invoquer l’absence d’inscription de la licence pour contester la recevabilité de l’action du licencié, dès lors que ce dernier justifie d’un préjudice propre. A cet égard, la chambre commerciale, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a rappelé que le parasitisme doit s’apprécier de manière globale, sans exiger la démonstration d’un risque de confusion ou d’une originalité particulière des éléments reproduits [[ Cass. com., 13 novembre 2025, n 24-10.940, https://www.courdecassation.fr/decision/691595c05cc9fa7cae5a7148. ]], une solution qui conforte la position du licencié désireux d’invoquer ce fondement subsidiaire.
Cependant, la jurisprudence a admis que le licencié exclusif, même non inscrit, peut agir en contrefaçon sur le fondement de la concurrence déloyale lorsqu’il justifie d’un préjudice distinct de celui résultant de la seule atteinte au droit de marque. Cette solution, qui puise sa source dans l’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026 [[ Cass. com., 18 mars 2026, n 24-17.016, Pub. Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127, qui consacre le parasitisme comme un fondement autonome et distinct de la contrefaçon, recevable comme moyen nouveau en appel. ]], consacre le principe d’autonomie des actions en contrefaçon et en parasitisme économique. Le licencié exclusif peut ainsi agir sur le double fondement de la contrefaçon, s’il y est autorisé par le contrat ou par la carence du titulaire, et du parasitisme, pour les actes de captation fautive des investissements et du savoir-faire qu’il a développés dans le cadre de l’exploitation de la marque.
La licéité de l’exploitation du licencié constitue par ailleurs un préalable à l’exercice de toute action en contrefaçon. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 avril 2025, a ainsi rappelé que le licencié qui contrefait lui-même la marque en excédant les limites de son contrat ne peut valablement agir en contrefaçon contre les tiers, dès lors qu’il se trouve lui-même en situation d’exploitation illicite du signe protégé [[ CA Versailles, 9 avril 2025, n 22/05007, https://www.courdecassation.fr/decision/67f750aa6527a11effc4b681. ]]. Cette solution illustre le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, transposé au contentieux de la propriété industrielle. Le dépassement par le licencié des limites territoriales, temporelles ou matérielles de la licence le prive de la qualité pour agir en contrefaçon, son exploitation devenant elle-même constitutive de contrefaçon à l’égard du titulaire.
Enfin, l’opposabilité de la licence au contrefacteur peut produire des effets sur l’appréciation du préjudice. Le contrefacteur qui établit que les produits argués de contrefaçon ont été acquis auprès d’un licencié du titulaire de la marque peut invoquer l’épuisement du droit de marque, conformément à l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle. La mise dans le commerce des produits marqués par le licencié, dans le respect des conditions de la licence, épuise le droit exclusif du titulaire sur le territoire concerné et interdit toute action en contrefaçon contre les revendeurs subséquents. La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a rappelé l’importance de la preuve de l’usage sérieux de la marque dans les procédures en nullité, une solution qui rejaillit sur l’appréciation de la qualité du licencié à se prévaloir d’une marque qui n’aurait pas fait l’objet d’un tel usage [[ Cass. com., 28 janvier 2026, n 23-17.021, https://www.courdecassation.fr/decision/694945c2bbc2f63b9efc2633. ]].
Les contrats internationaux de licence de marque soulèvent des difficultés supplémentaires d’opposabilité, compte tenu de la territorialité du droit des marques. La question de la loi applicable à la licence de marque et à son opposabilité relève, en l’absence de dispositions spécifiques dans le Code de la propriété intellectuelle, du règlement (CE) n 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui soumet le contrat de licence à la loi choisie par les parties et, à défaut, à la loi du pays du licencié. La loi applicable au contrat ne régit toutefois pas l’opposabilité de la licence aux tiers, qui relève de la loi du pays pour lequel la protection de la marque est demandée, conformément au principe de territorialité consacré par la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.
Conclusion
La titularité de l’action en contrefaçon du licencié de marque et l’opposabilité de la licence constituent deux facettes complémentaires d’un même équilibre entre la sécurité juridique des tiers et l’efficacité de la protection des droits privatifs. Le législateur français, sous l’impulsion du droit de l’Union européenne, a considérablement renforcé la position procédurale du licencié, jusqu’à lui reconnaître, dans certaines hypothèses, un véritable droit propre d’agir en contrefaçon. L’inscription au Registre national des marques demeure la condition centrale de l’opposabilité de la licence, mais la jurisprudence a introduit des tempéraments significatifs à ce principe, en reconnaissant la recevabilité de l’intervention du licencié non inscrit et en consacrant l’autonomie de l’action en parasitisme. La rédaction du contrat de licence constitue, en définitive, l’instrument premier de l’organisation de la défense des droits de marque. Les praticiens sont invités à y consacrer une attention particulière, en définissant avec précision les prérogatives contentieuses du licencié et en veillant à l’accomplissement des formalités de publicité propres à assurer l’opposabilité de leurs droits. Dans un environnement économique où l’exploitation des marques par voie de licence s’est généralisée, la maîtrise de ces mécanismes contentieux conditionne l’effectivité de la protection des actifs de propriété intellectuelle et la sécurité des relations entre titulaires de droits et exploitants.
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