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La marque de renom devant la chambre commerciale : l’étendue de la protection élargie et les limites temporelles de l’action (2022-2026)

La marque est, selon l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales, signe qui doit pouvoir être représenté de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire (art. L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle). Le droit exclusif attaché à ce signe demeure gouverné par le principe de spécialité, puisque l’article L. 713-2 n’interdit l’usage d’un signe identique ou similaire que lorsqu’il porte sur des produits ou des services identiques ou similaires à ceux de l’enregistrement (art. L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle). Ce principe connaît néanmoins une exception majeure au profit des marques jouissant d’une renommée, dont la protection s’étend, par l’effet de l’article L. 713-3, à des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (art. L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisé, entre 2022 et 2026, les conditions de cette protection élargie tout autant que les limites que le temps lui oppose.

L’arrêt rendu le 19 mars 2025 dans le contentieux de la marque « Tour de France » illustre la vigueur de cette protection, puisque la Cour y censure la cour d’appel de Paris pour avoir cantonné la renommée de la marque au seul public des services pour lesquels elle avait été acquise (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, publié au Bulletin). Par ailleurs, la même période a vu la Cour opposer à cette protection des limites temporelles rigoureuses, qu’il s’agisse de la forclusion par tolérance ou de la déchéance pour défaut d’usage sérieux. Dès lors, le régime de la marque de renom se présente comme un équilibre entre une protection élargie, dont les conditions d’application ont été précisées, et des mécanismes d’extinction du droit que le titulaire ne saurait ignorer.

L’examen portera, en premier lieu, sur l’étendue de la protection élargie, à travers la condition du lien entre les marques et la méthode de comparaison des signes, puis, en second lieu, sur les limites temporelles de cette protection, qu’il s’agisse de la forclusion par tolérance ou de la déchéance par sous-catégories.

I. La protection élargie de la marque de renom

A. Le lien entre les marques et l’intensité de la renommée

L’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance du 13 novembre 2019, dispose : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice » (art. L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle). Ce texte a succédé à l’ancien article L. 713-5, dont la chambre commerciale a rappelé la teneur dans sa rédaction antérieure : « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, publié au Bulletin).

La Cour y détaille la nature des atteintes contre lesquelles cette protection joue : « Les atteintes contre lesquelles l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive assure ladite protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que ladite disposition soit d’application » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, publié au Bulletin). À cet égard, l’intensité de la renommée constitue un paramètre décisif de l’appréciation du lien entre les marques en conflit, car certaines marques acquièrent une renommée qui déborde le public des produits ou des services pour lesquels elles ont été enregistrées. Le public concerné par la marque postérieure peut alors opérer un rapprochement avec la marque antérieure alors même qu’il en demeure tout à fait distinct.

C’est précisément l’erreur que la Cour de cassation censure dans l’affaire « Tour de France » : la cour d’appel avait relevé que la marque avait été déposée en 1977, que l’événement qu’elle désigne se déroule chaque année sans interruption, qu’il est retransmis par les chaînes publiques avec des audiences élevées et que des études évaluaient entre 92 et 95 % le taux de notoriété de l’événement, tout en retenant néanmoins que la renommée demeurait cantonnée au public des services d’organisation d’épreuves cyclistes. Or, de ces constatations, il se déduisait que « la renommée de cette marque est d’une intensité si exceptionnelle qu’elle est connue de la totalité du public français », de sorte que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, publié au Bulletin).

La cour d’appel de Versailles a, quant à elle, synthétisé les conditions de l’atteinte dans un arrêt du 22 octobre 2025 : « L’atteinte à la renommée suppose que soient réunies l’existence d’une renommée, en France, de la marque invoquée, l’existence d’un lien entre les marques en présence et la démonstration d’une atteinte à la renommée » (CA Versailles, 22 octobre 2025, n° 24/05912). Le lien s’y définit comme un rapprochement que le public concerné effectue entre les marques sans nécessairement les confondre, et son existence s’apprécie globalement au regard du degré de similitude des signes, de la nature des produits ou des services, de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure. En l’espèce, la cour retient que le caractère distinctif intrinsèque limité du terme « coco », susceptible d’évoquer un ingrédient des produits concernés, relativise la distinctivité acquise par l’usage, et conclut qu’en l’absence de lien entre les marques dans l’esprit du public, l’atteinte à la renommée ne peut être constituée.

La preuve de la renommée elle-même obéit à des exigences singulières. Dans l’arrêt du 22 octobre 2025, la cour relève ainsi qu’un sondage établissant que 91 % des utilisateurs de parfums associent spontanément la marque à un produit de beauté illustre la distinctivité acquise par l’usage, tout en observant que le standard de preuve requis pour l’établissement d’un lien entre les marques est plus exigeant lorsque la marque antérieure est composée, non d’un nom de fantaisie, mais d’un nom commun renvoyant à un concept précis. En conséquence, la démonstration d’une renommée intense ne suffit pas à établir le lien : encore faut-il que le signe postérieur soit perçu par le public concerné comme renvoyant à la marque antérieure, ce que la similarité des signes apprécie concrètement.

B. La comparaison des signes et la frontière de l’épuisement du droit

La protection élargie suppose encore que la similitude des signes soit appréciée selon une méthode rigoureuse, que la Cour de cassation énonce en ces termes : « Cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, publié au Bulletin). La cour d’appel avait retenu que le signe « Tour de France » serait perçu comme un tour de France à vélo tandis que le signe contesté « Tour de France à la rame » évoquerait un périple effectué en bateau à rames, ce qui revenait à introduire les conditions d’exploitation de la marque antérieure au stade de la comparaison des signes. En conséquence, l’arrêt encourt la cassation sur ce fondement également, la similitude conceptuelle devant être appréciée au seul regard des signes eux-mêmes.

La Cour a par ailleurs sanctionné l’arrêt d’appel pour n’avoir pas recherché si l’exploitation de la marque postérieure n’exposait pas la marque antérieure à un risque de brouillage, en affaiblissant le rattachement que le public et les médias opèrent avec la marque et en amenant ces derniers à penser que les termes en cause sont génériques. Cette hypothèse de dilution du caractère distinctif appartient aux atteintes que la protection élargie réprime au même titre que le profit indu. À cet égard, la Cour a jugé inopérant le motif tiré de ce que la protection ne saurait faire obstacle à l’utilisation de l’expression « tour de France » dans son acception usuelle, dès lors que l’action ne tendait pas à interdire cet usage courant mais à obtenir l’annulation de la marque postérieure et l’interdiction de son usage en tant que marque.

Les frontières de la protection se dessinent encore du côté de l’épuisement du droit. L’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement » (art. L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale a précisé le domaine de cette règle dans un arrêt du 6 décembre 2023 : « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653, publié au Bulletin).

En l’espèce, des produits cosmétiques revêtus d’une marque de renom avaient été remis à titre d’échantillons gratuits avant d’être revendus par un professionnel de la seconde main. La Cour approuve l’arrêt d’appel d’avoir retenu que la distribution gratuite de ces échantillons ne vaut pas mise dans le commerce, en sorte qu’aucun épuisement des droits du titulaire n’était intervenu et que la commercialisation ultérieure de ces produits caractérisait une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques, donc à la fonction essentielle de garantie d’origine. La Cour rappelle enfin que, même en présence d’une mise dans le commerce licite, le titulaire conserve la faculté de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits.

II. Les limites temporelles de la protection

A. La forclusion par tolérance, opposable même au titulaire de la marque renommée

La protection élargie n’est pas sans terme. L’article L. 716-4-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure : 1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l’usage a été toléré, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » (art. L. 716-4-5 du Code de la propriété intellectuelle). La question était de savoir si le titulaire d’une marque renommée pouvait échapper à cette forclusion en invoquant la protection élargie.

La chambre commerciale a répondu par la négative dans un arrêt du 5 juin 2024 rendu dans le contentieux des marques « Oxford » : « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, publié au Bulletin). La solution procède de l’interprétation des textes à la lumière des directives 89/104 et 2008/95, dont les dispositions pertinentes « n’opèrent aucune distinction selon que la marque antérieure est ou non une marque renommée ».

La portée de cette forclusion demeure toutefois circonscrite aux produits et aux services dont l’usage a été toléré, la chambre commerciale rappelant le texte applicable dans sa rédaction antérieure : « est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi », l’irrecevabilité étant « limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré ». Dès lors, la tolérance ne vaut pas renonciation générale au droit : le titulaire de la marque renommée conserve la faculté d’agir pour les produits ou services sur lesquels la marque postérieure n’a pas été effectivement utilisée, ce qui invite à délimiter avec précision le périmètre de l’usage toléré avant toute action.

En conséquence, le droit de l’Union accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée. S’agissant de la connaissance de l’usage, la Cour retient une approche pragmatique : « La preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, publié au Bulletin). En l’espèce, la présence des produits en cause dans les mêmes enseignes de la grande distribution et les mêmes rayons de fournitures scolaires suffisait à établir que le titulaire de la marque antérieure avait nécessairement connaissance de l’exploitation de la marque postérieure dès l’année 2009.

Encore faut-il que la marque postérieure ait été effectivement utilisée, car l’arrêt du 6 avril 2022 le rappelle avec netteté : « Celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu’en avait le titulaire du droit antérieur, qui lui est opposé » (Cass. com., 6 avril 2022, n° 17-28.116, publié au Bulletin). Le titulaire d’un droit antérieur qui entend agir dispose ainsi d’un double moyen de défense : exiger la preuve de l’usage réel de la marque postérieure et contester la connaissance que l’on prétend lui imputer. La tolérance passive expose en revanche à une perte définitive du droit d’agir, pour les seuls produits ou services dont l’usage a été toléré.

B. La déchéance pour défaut d’usage sérieux et la méthode des sous-catégories

La seconde limite temporelle résulte de la déchéance pour défaut d’usage sérieux. L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans » (art. L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 14 mai 2025, la méthode que le juge doit suivre lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services visée à l’enregistrement est trop large.

La Cour juge que « le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, publié au Bulletin). À cet égard, « le juge doit prendre en compte le critère essentiel de finalité ou de destination des produits ou services, sans être tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes ». Cette solution transpose la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue de l’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020.

Dans le contentieux des marques « G7 », la cour d’appel avait rejeté la demande de déchéance en retenant la preuve d’un usage sérieux pour les services de transport, alors que les preuves produites ne concernaient que le seul service de taxis. La Cour de cassation censure l’arrêt pour défaut de base légale : la cour d’appel devait rechercher si ces preuves ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de services visées à l’enregistrement, de sorte que cet usage ne pouvait justifier le rejet de la demande de déchéance pour la totalité des services. Par ailleurs, la cassation s’étend, par voie de conséquence, aux chefs de dispositif ayant retenu des actes de contrefaçon, dès lors que la similarité des services supposait que les marques demeurent protégées pour l’ensemble des catégories concernées.

La leçon pratique de cette jurisprudence est double. Le titulaire d’une marque est avisé de déposer des libellés précis plutôt que des catégories larges, sous peine de voir l’usage partiel ne couvrir qu’une sous-catégorie autonome et d’être déchu pour le surplus. Le concurrent qui conteste la marque dispose, quant à lui, d’un levier puissant, puisqu’il lui suffit de soutenir que la catégorie est trop large pour obliger le juge à opérer la division en sous-catégories, sans être lié par les indications de la classification de Nice. En conséquence, la maîtrise du libellé du dépôt détermine largement l’issue des contentieux en déchéance, y compris pour des marques notoirement utilisées.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2022 à 2026 trace du régime de la marque de renom un portrait équilibré. D’un côté, la protection élargie demeure vigoureuse : le lien entre les marques s’apprécie en considération de l’intensité de la renommée, laquelle peut déborder le public des produits enregistrés, et la comparaison des signes s’opère sur leurs seules qualités intrinsèques, sans considération des conditions de commercialisation. De l’autre côté, cette protection se heurte à des limites temporelles que la Cour applique sans faveur : la forclusion par tolérance vaut pour le titulaire d’une marque renommée comme pour tout autre, dès lors que l’usage de la marque postérieure est prouvé et connu, et la déchéance par sous-catégories menace les dépôts dont les libellés sont excessivement larges.

Dès lors, la gestion d’une marque renommée commande une vigilance de tous les instants : surveillance des dépôts et des usages concurrents, constitution de preuves de l’usage sérieux, adaptation des libellés aux réalités de l’exploitation et réaction dans le délai de cinq ans avant que la tolérance ne produise ses effets. La protection élargie ne dispense ni de la preuve de la renommée, ni de la démonstration du lien entre les marques, ni du respect des délais que la loi impose. Les entreprises qui organisent cette discipline préventive conservent l’avantage décisif d’un droit dont la jurisprudence a confirmé la force tout en en précisant les conditions d’exercice.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».