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Maître Reda KOHEN
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La protection des marques des opérateurs de télécommunications : la forclusion par tolérance, l’usage sérieux et le risque de confusion dans la jurisprudence récente (2023-2026)

I. La survie de la marque des opérateurs de télécommunications face à l’épreuve du temps et de l’inaction

A. La forclusion par tolérance et le point de départ du délai quinquennal

Le secteur des télécommunications concentre des signes d’une notoriété considérable. La valeur économique de ces marques repose sur la vigilance constante de leurs titulaires. Or la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle les risques de l’inaction. Le titulaire d’une marque antérieure qui laisse s’écouler cinq années sans réagir s’expose à l’irrecevabilité de ses actions en nullité et en contrefaçon. L’article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle subordonne cette forclusion à plusieurs conditions cumulatives. Ces conditions tiennent à la connaissance de l’usage toléré et à l’absence de mauvaise foi lors du dépôt de la marque postérieure.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 décembre 2023 éclaire la computation de ce délai (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-15.341). La société Free est titulaire de trois marques verbales et semi-figuratives déposées entre 1989 et 2009. Ces marques désignent notamment des services de télécommunications, de télématique et de téléphonie. En 2018, la société Free a assigné la société Free-Sbe et son dirigeant en contrefaçon de marques. Elle invoquait également l’atteinte à la marque renommée et l’atteinte à sa dénomination sociale. Le litige portait sur l’exploitation du signe « Free-Sbe » et du nom de domaine « free-sbe.com ». La cour d’appel de Paris avait déclaré l’action irrecevable. Elle avait retenu que la publication au BOPI de la demande d’enregistrement suffisait à faire courir le délai. Cette publication était intervenue en février 2013, soit plus de cinq ans avant l’assignation.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des anciens articles L. 714-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle. Elle rappelle que « la tolérance s’apprécie au regard de la connaissance par le propriétaire d’une marque antérieure de l’usage, par un tiers, de la marque postérieure, après son enregistrement » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-15.341). Elle en déduit que « le point de départ du délai de la forclusion par tolérance ne peut donc être antérieur à la date d’enregistrement du signe litigieux à titre de marque » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-15.341). La simple publication de la demande d’enregistrement ne saurait ainsi déclencher la période quinquennale.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt Budějovický Budvar du 22 septembre 2011 avait déjà fixé les conditions de la forclusion. Le point de départ du délai ne court qu’à compter de l’enregistrement de la marque postérieure. La portée pratique de cette règle est considérable pour les opérateurs de télécommunications. La phase d’opposition qui suit la publication d’une demande d’enregistrement ne les contraint pas à agir immédiatement. Le délai ne court qu’à compter de la délivrance du titre par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Le secteur des télécommunications se caractérise par une prolifération des dépôts de marques. Ces dépôts désignent des services de plus en plus diversifiés, de la téléphonie mobile à la fibre optique. La distinction entre la demande et l’enregistrement commande donc la stratégie contentieuse des titulaires de droits antérieurs. En fixant le point de départ du délai à la date d’enregistrement, la Cour de cassation préserve l’action du titulaire de la marque antérieure. Elle ne remet toutefois pas en cause le régime de la forclusion applicable aux marques renommées. La date de l’enregistrement constitue le seul repère fiable pour le titulaire qui entend conserver ses droits.

B. La déchéance pour défaut d’usage sérieux : le sort des marques inexploitées dans les télécommunications

La protection des marques des opérateurs de télécommunications suppose, en contrepartie, que celles-ci soient effectivement exploitées. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit la déchéance du titulaire qui n’a pas fait un usage sérieux de sa marque. La période ininterrompue de cinq ans doit être appréciée sans justes motifs de non-usage. La charge de la preuve de l’exploitation incombe au titulaire. L’article L. 716-3-1 du même code précise que cette preuve peut être apportée par tous moyens.

Les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 6 juin 2025 précisent les contours de cette exigence. Les litiges opposaient les sociétés Nordsec et Nordnet (CA Paris, 6 juin 2025, n° 23/00605 ; CA Paris, 6 juin 2025, n° 23/00594). La société Nordsec avait sollicité la déchéance des droits de la société Nordnet sur ses marques « NordNet ». Ces marques, déposées en 1995 et 2015, désignaient notamment des services de télécommunications et d’accès à des bases de données. La cour d’appel rappelle qu’« est seul considéré comme sérieux l’usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré » (CA Paris, 6 juin 2025, n° 23/00605).

La cour d’appel de Paris écarte par ailleurs la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Devant l’Institut national de la propriété industrielle, « toute personne physique ou morale peut former une demande en déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux sans avoir à justifier d’un intérêt personnel à agir, car une telle demande est instituée dans l’objectif, d’ordre public, de purger le registre national des marques de celles qui ne sont pas exploitées » (CA Paris, 6 juin 2025, n° 23/00594). Cette solution s’appuie sur l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle revêt une importance particulière pour les acteurs des télécommunications. Ceux-ci peuvent utilement contester des marques encombrantes déposées par des tiers sans intention réelle d’exploitation.

L’analyse de l’usage sérieux s’opère service par service. La preuve doit être rapportée pour chacun des produits ou services visés par l’enregistrement. La cour d’appel de Paris a ainsi prononcé la déchéance partielle de la marque « NordNet ». Cette déchéance a concerné les « périphériques d’ordinateurs, photographies, clichés, affichage » et les services de « publicité sur réseaux de télécommunications ». La preuve d’exploitation faisait défaut pour ces produits et services précis (CA Paris, 6 juin 2025, n° 23/00594). L’usage sous une forme modifiée vaut toutefois usage sérieux. Cette faculté suppose que la forme modifiée n’altère pas le caractère distinctif de la marque. La cour l’a retenu à propos des signes « NORDNET » et « NordNet » utilisés en lieu et place de la marque complexe enregistrée (CA Paris, 6 juin 2025, n° 23/00605).

Cette jurisprudence trouve un prolongement dans le contentieux de l’opposition. L’usage sérieux de la marque antérieure conditionne la recevabilité de l’opposition elle-même. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 14 novembre 2024 le démontre. Le groupe Canal+ opposait sa marque « PLANETE+ » à la demande d’enregistrement « EVOLUTIVE PLANET SAVE OUR NATURE » (CA Versailles, 14 nov. 2024, n° 22/04216). Cette demande visait des services en classes 38 et 42, dont des services de télécommunications. L’opposant devait établir l’usage sérieux de sa marque antérieure pour ces services. L’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle impose cette preuve lorsque la marque antérieure est enregistrée depuis plus de cinq ans.

La cour d’appel de Versailles applique la théorie des sous-catégories autonomes. Elle énonce que, « si la marque antérieure est enregistrée pour une catégorie générale de services mais n’est exploitée que pour certains d’entre eux, l’usage sera considéré comme valant pour cette catégorie générale, à moins que le titulaire de la demande d’enregistrement ne démontre que cette catégorie générale est large et hétérogène et peut être divisée en sous-catégories autonomes » (CA Versailles, 14 nov. 2024, n° 22/04216). La marque « PLANETE+ » étant enregistrée pour une catégorie générale de la classe 38, l’usage démontré pour certains services profite à l’ensemble de la catégorie. Tels sont les services de télédiffusion et de transmission de programmes audiovisuels. Faute de démonstration de l’hétérogénéité de la catégorie, l’opposition pouvait être examinée au fond. Dès lors, les services de télécommunications visés par la demande contestée entraient bien dans le champ de la comparaison.

II. L’appréciation du risque de confusion entre les signes des acteurs des télécommunications

A. La recherche de l’élément distinctif et dominant des signes en conflit

Le risque de confusion constitue le cœur du contentieux des marques dans le secteur des télécommunications. Les dénominations y mêlent fréquemment des éléments communs, des sigles et des séquences alphanumériques. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque. Cette interdiction vaut pour des produits ou services identiques ou similaires. Elle suppose l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, incluant le risque d’association. L’appréciation globale du risque s’opère au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes. Les juges tiennent compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

La notion de droits antérieurs oppose des régimes distincts selon la nature des signes en cause. L’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle énumère ces droits antérieurs ayant effet en France. Figurent ainsi les marques antérieures, les dénominations sociales et les noms commerciaux. La protection des marques renommées y obéit à des conditions particulières. L’usage de la marque postérieure doit tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Cette appréciation ne requiert pas d’identité ou de similitude entre les produits et services concernés.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 octobre 2025 illustre la méthode applicable aux signes alphanumériques. La société M6 Publicité s’opposait à la société Huawei Technologies (CA Versailles, 22 oct. 2025, n° 24/06549). La première avait déposé la marque « CÉ6LIA » pour désigner des logiciels d’intelligence artificielle et des services publicitaires. La seconde avait formé opposition sur le fondement de sa marque de l’Union européenne « CELIA ». La cour d’appel relève que « les marques Celia et CÉ6LIA sont construites sur la même association des séquences CE en attaque et LIA en terminaison, ce qui entraîne des ressemblances prépondérantes » (CA Versailles, 22 oct. 2025, n° 24/06549).

La cour d’appel de Versailles écarte l’argument tiré du caractère distinctif du chiffre 6. Elle retient que « la seule présence du chiffre 6 au sein du signe contesté n’est pas de nature à écarter le risque de confusion avec la marque antérieure, mais crée au contraire un effet de déclinaison ou d’association » (CA Versailles, 22 oct. 2025, n° 24/06549). Perçu phonétiquement comme la syllabe « ci », le chiffre 6 n’opère aucune césure perceptible. Les prénoms féminins Célia et Célia demeurent lisibles dans l’esprit du public. Le recours formé contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle est donc rejeté.

La même méthode préside à l’appréciation du caractère dominant d’un terme commun. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 5 mars 2025 en témoigne. Les sociétés Extia et Comet Group s’opposaient au sujet du signe « Comet by Extia » (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/03215). La société Extia, spécialisée dans les métiers de l’informatique, avait déposé ce signe pour des services de télécommunications. La société Comet Group, organisatrice d’événements professionnels, s’y était opposée. Elle se prévalait de ses marques de l’Union européenne « COMET » et « COMET BUILDINGS ». La cour relève que « l’élément COMET est individualisé au sein de la marque antérieure du fait de sa taille et de sa calligraphie et également dominant au sein de la demande de marque du fait de sa position d’attaque, la séquence « By Extia » évoquant une marque ombrelle » (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/03215).

L’analyse des signes doit en outre tenir compte des conditions de perception du public pertinent. La cour d’appel de Versailles rappelle que « le risque doit s’apprécier à l’aune d’un consommateur n’ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux, et n’en gardera qu’un souvenir réduit aux caractéristiques essentielles, à savoir l’élément COMET » (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/03215). Elle en déduit l’existence d’un risque de confusion par association. Le public pouvait percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure. La complémentarité entre les applications logicielles pour smartphone et les services de télécommunications conforte cette solution. Cette complémentarité s’apprécie en considération du fonctionnement des smartphones, assimilables à des ordinateurs portables.

La détermination de l’élément dominant commande pareillement l’issue du litige Blast. Par un arrêt du 26 mai 2023, la cour d’appel de Paris a jugé que « l’élément commun BLAST constitue le terme dominant des deux marques concernées, car inscrit en lettres très importantes et en ce qu’il apparaît comme totalement arbitraire au regard des services visés » (CA Paris, 26 mai 2023, n° 22/03147). La société Blast Production, active dans la production audiovisuelle, s’était opposée à l’enregistrement du signe « BLAST LE SOUFFLE DE L’INFO ». Ce signe visait notamment des services de télécommunications et de transmission d’informations. Les termes descriptifs qui accompagnent l’élément « BLAST » ne lui retirent pas son caractère dominant. Il en va ainsi du terme « PRODUCTION » dans la marque antérieure et de la séquence « LE SOUFFLE DE L’INFO » dans le signe contesté.

B. L’impression d’ensemble et la connaissance de la marque antérieure

L’appréciation du risque de confusion ne s’arrête pas à l’identification de l’élément dominant. Elle commande une comparaison globale des signes dans leur ensemble. La cour d’appel de Paris a ainsi retenu, dans l’affaire Blast, que « le public pertinent, n’ayant pas les deux signes sous les yeux ni à l’oreille en même temps ou dans des temps rapprochés, sera porté à confondre les signes, ou à les associer, ou à croire qu’ils appartiennent à la même famille de marques » (CA Paris, 26 mai 2023, n° 22/03147). La comparaison porte sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle s’opère à partir de l’impression d’ensemble produite par les signes.

La connaissance de la marque antérieure constitue un facteur susceptible d’accroître le risque de confusion. Elle ne le caractérise pas à elle seule. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 14 novembre 2024 dans l’affaire « PLANETE+ » le rappelle utilement. La société Groupe Canal+ soutenait que la connaissance certaine de sa marque renforçait le risque de confusion. La cour d’appel considère que « la connaissance, incontestée, de la marque PLANETE+ et son caractère distinctif accru qui en découle dans le domaine de l’audiovisuel ne vient pas remettre en cause l’appréciation précédente, selon laquelle les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble sont telles que le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à confondre les marques » (CA Versailles, 14 nov. 2024, n° 22/04216).

Cette solution illustre la relativité de la renommée dans l’appréciation du risque de confusion. La connaissance de la marque antérieure constitue un facteur aggravant, non un substitut à la similitude des signes. En l’espèce, le signe contesté se distinguait nettement de la marque « PLANETE+ ». Il était rédigé en plusieurs typographies et couleurs, comportait une représentation de la Terre et une mention écologique. Le terme commun « planet(e) » ne suffisait pas à créer un risque de confusion. Les opérateurs de télécommunications qui invoquent la renommée de leurs marques doivent donc démontrer une proximité suffisante des signes. La notoriété ne dispense jamais de cette démonstration.

L’articulation entre l’usage sérieux et le risque de confusion mérite enfin d’être soulignée. L’examen du risque s’opère au regard des seuls services pour lesquels l’usage sérieux est démontré. La société Groupe Canal+ ne pouvait invoquer un lien entre les services d’agences de presse et sa marque antérieure. Elle n’avait pas justifié de l’usage sérieux de celle-ci pour ces services. Cette exigence s’apprécie avec rigueur dans le secteur des télécommunications. Les catégories de services y sont nombreuses et hétérogènes, de la messagerie électronique à la visioconférence.

Par ailleurs, la jurisprudence récente rappelle que le demandeur à la déchéance n’a pas à justifier d’un intérêt personnel à agir. Cette solution ouvre la voie à des actions stratégiques des concurrents contre des marques encombrantes. La combinaison de la forclusion par tolérance, de la déchéance et de l’appréciation du risque de confusion dessine un régime cohérent. Ce régime concilie la protection des signes distinctifs et la nécessaire circulation des signes. Or les opérateurs de télécommunications évoluent dans un secteur en constante évolution technique et commerciale. La maîtrise de ces mécanismes conditionne la valeur de leurs portefeuilles de marques.

Conclusion

La jurisprudence des années 2023 à 2026 éclaire les conditions d’exercice et de conservation des droits sur les marques dans le secteur des télécommunications. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 décembre 2023 fixe le point de départ de la forclusion par tolérance. Ce point de départ correspond à la date d’enregistrement de la marque postérieure (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-15.341). Cette solution préserve l’action du titulaire d’une marque antérieure pendant la phase d’instruction de la demande. Les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 6 juin 2025 précisent la portée de l’usage sérieux. Ils écartent aussi l’exigence d’un intérêt personnel du demandeur à la déchéance (CA Paris, 6 juin 2025, n° 23/00605 ; CA Paris, 6 juin 2025, n° 23/00594). Ces solutions s’appuient sur les articles L. 714-5 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle.

Le contentieux du risque de confusion, illustré par les arrêts CÉ6LIA, COMET, BLAST et PLANETE+, confirme la méthode de l’appréciation globale des signes. Cette méthode repose sur l’impression d’ensemble et l’identification de l’élément distinctif et dominant. La connaissance de la marque antérieure n’y figure qu’à titre de facteur aggravant. Elle ne dispense jamais le titulaire de démontrer une similitude suffisante des signes. En conséquence, les opérateurs de télécommunications doivent conjuguer plusieurs exigences. Ils doivent surveiller les dépôts concurrents, prouver l’usage sérieux de leurs marques et démontrer le risque de confusion effectif. A cet égard, l’accompagnement d’un avocat en contentieux commercial à Paris sécurise la stratégie de protection de ces signes. Ces signes distinctifs demeurent essentiels à l’identité des acteurs du secteur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».