L’usage serieux de la marque comme condition de maintien des droits : le controle renforce du juge de la propriete intellectuelle (2020-2026)
I. La preuve de l’usage serieux, coeur du dispositif de decheance
A. L’exigence d’une exploitation effective et publique de la marque
L’article L. 714-5 du Code de la propriete intellectuelle dispose qu’encourt la decheance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage serieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistree, pendant une periode ininterrompue de cinq ans [[Article L. 714-5 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381616.]]. Ce mecanisme, transpose de l’article 16 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 decembre 2015 rapprochant les legislations des Etats membres sur les marques, poursuit un objectif de politique juridique clair : empecher la sterilisation du registre des marques par des depots purement defensifs qui ne correspondent a aucune realite economique. Le titulaire ne saurait se prevaloir d’un monopole sur un signe qu’il n’exploite pas effectivement sur le marche.
La preuve de l’usage serieux incombe au titulaire de la marque dont la decheance est demandee, conformement a l’article L. 716-3-1 du meme code. Elle peut etre rapportee par tous moyens. L’article R. 716-6 precise que les pieces produites doivent etablir que la marque contestee a fait l’objet d’un usage serieux au cours des cinq annees precedant la demande en decheance. La periode de reference se compte donc a rebours a partir de la date de la demande en decheance, et non a partir de la date d’enregistrement de la marque. Cette precision temporelle est essentielle pour le praticien : le titulaire qui n’a pas exploite sa marque pendant les premieres annees de son enregistrement peut parfaitement regulariser sa situation en commencant une exploitation effective avant qu’une demande en decheance ne soit formee contre lui.
A cet egard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en echo a la position de la Cour de justice de l’Union europeenne, a progressivement affine les contours de cette notion d’usage serieux, qui ne se confond ni avec un usage symbolique ni avec de simples actes preparatoires a une exploitation future. L’usage serieux suppose une exploitation reelle de la marque sur le marche, en vue de conquerir ou de conserver des parts de marche pour les produits ou services concernes. La Cour de cassation a rappele, dans un arret du 4 novembre 2020 rendu en formation de section, que la decheance d’une marque prononcee en application de l’article L. 714-5 ne produit effet qu’a l’expiration d’une periode ininterrompue de cinq ans sans usage serieux, de sorte que son titulaire est en droit de se prevaloir de l’atteinte portee a ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefacon intervenus avant sa decheance [[Cass. com., 4 nov. 2020, n 16-28.281, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2c3bf58f461c14b50598 : « La decheance d’une marque, prononcee en application de l’article L. 714-5 du code de la propriete intellectuelle, ne produisant effet qu’a l’expiration d’une periode ininterrompue de cinq ans sans usage serieux, son titulaire est en droit de se prevaloir de l’atteinte portee a ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefacon intervenus avant sa decheance. »]].
Cette decision, qui se place dans le sillage direct de l’arret Cooper International Spirits de la CJUE du 26 mars 2020 (C-622/18), confirme que la decheance n’opere pas retroactivement et que le titulaire conserve la faculte d’agir en contrefacon pour les faits commis avant la date d’effet de la decheance [[CJUE, 26 mars 2020, Cooper International Spirits, C-622/18, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=224327 : « L’article 5, paragraphe 1, sous b), l’article 10, paragraphe 1, premier alinea, et l’article 12, paragraphe 1, premier alinea, de la directive 2008/95/CE laissent aux Etats membres la faculte de permettre que le titulaire d’une marque dechu de ses droits conserve le droit de reclamer l’indemnisation du prejudice subi en raison de l’usage, par un tiers, anterieurement a la date d’effet de la decheance. »]]. La Cour de cassation y precise un point methodologique determinant : il convient d’apprecier, au cours de la periode de cinq ans suivant l’enregistrement de la marque, l’etendue du droit exclusif confere au titulaire en se referant aux elements resultant de l’enregistrement de la marque et non par rapport a l’usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette periode.
Par ailleurs, l’exigence d’usage serieux doit etre appreciee de maniere concrete, produit par produit, ou a tout le moins par categorie de produits coherente. La nature de l’usage attendu varie selon le secteur economique concerne. Dans le domaine des produits de grande consommation, l’usage pourra etre demontre par des factures, des elements comptables, des catalogues, des preuves de commercialisation effective. Dans le secteur du luxe ou des marches de niche, des volumes de vente plus modestes pourront suffire, des lors qu’ils caracterisent une presence reelle sur le marche et non un simple simulacre d’exploitation. La sanction de la decheance peut etre prononcee de maniere partielle : le titulaire qui ne demontre l’usage de sa marque que pour une partie des produits vises a l’enregistrement sera dechu pour les produits non exploites mais conservera ses droits pour les produits reellement commercialises.
B. Le rejet des actes preparatoires et l’insuffisance des justes motifs de non-usage
La cour d’appel de Versailles a rendu, le 5 mars 2025, une decision particulierement illustrative de l’appreciation restrictive que les juridictions portent sur les actes invoques au titre de l’usage serieux. Dans l’affaire PARFUMS LANSELLE, la societe France excellence, titulaire de la marque depuis 2012, se prevalait d’actes preparatoires a une relance commerciale : recherche et collecte de flacons et coffrets anciens, creation d’un musee-showroom visitable sur rendez-vous, participation a des salons professionnels (TFWA a Cannes), demarchage de casinos pour un co-branding, et creation d’un site internet [[CA Versailles, 5 mars 2025, n 23/05640, https://www.courdecassation.fr/decision/67c93a3dacb0afb9b1331600.]].
La cour ecarte l’ensemble de ces elements en constatant que les pieces produites peuvent attester de l’interet de la titulaire pour la marque PARFUMS LANSELLE, voire corroborer d’autres elements illustrant son projet de la relancer commercialement pour des parfums, mais ne permettent pas, en l’absence d’element de nature a demontrer une reelle mise a disposition des produits au public, de qualifier l’usage serieux de la marque. Elle releve notamment que le catalogue presentant les articles avec leur prix n’est pas date avec exactitude, qu’il n’est pas demontre que les actes promotionnels invoques ont ete suivis d’une commercialisation effective de produits marques, et que les extraits du site internet sont dates posterieurement a la periode de reference.
La decision ecarte egalement les justes motifs de non-exploitation avances par la titulaire. Le moyen tire de la nature du produit, qui necessiterait un temps de developpement particulierement long pour la rehabilitation d’anciens parfums, est juge relever d’une appreciation subjective des lors qu’aucun element ne demontre une telle specificite liee au secteur de la parfumerie. De meme, la pandemie de Covid-19 n’est pas retenue comme un obstacle presentant une relation directe avec la marque contestee rendant impossible ou deraisonnable l’usage de celle-ci, la cour observant que le fait que les produits seraient exclusivement destines a la clientele des casinos releve d’une strategie commerciale du titulaire et non du libelle des produits tels que designes au depot.
En consequence, la cour rejette le recours en reformation contre la decision du directeur general de l’INPI ayant prononce la decheance de la societe France excellence de ses droits sur la marque PARFUMS LANSELLE pour l’ensemble des produits designes a l’enregistrement. Cette decision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions controlent la realite de l’exploitation, en refusant de tenir pour equivalents des actes de preparation interne et une presence effective sur le marche.
L’analyse des justes motifs de non-usage obeit a une logique exogene et non endogene : le titulaire ne peut se prevaloir de sa propre inaction, de ses choix strategiques ou des difficultes inherentes a son secteur d’activite pour echapper a la decheance. Seuls des obstacles exterieurs, independants de sa volonte et presentant un lien direct avec l’impossibilite d’exploiter la marque, sont de nature a constituer des justes motifs au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriete intellectuelle. La designation des produits et services au depot joue ici un role cardinal : le titulaire qui a choisi un libelle large ne peut opposer une exploitation ciblee sur un segment etroit pour echapper a la decheance sur l’integralite du libelle. La strategie de depot conditionne donc directement l’issue d’une eventuelle action en decheance.
II. Les effets de la decheance et son articulation avec les mecanismes voisins de perte des droits
A. La portee temporelle de la decheance et la decheance pour degenerescence
La question des effets temporels de la decheance a donne lieu a un dialogue remarquable entre la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union europeenne. L’article L. 716-3 du Code de la propriete intellectuelle, dans sa redaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, dispose que la decheance prend effet a la date de la demande ou, sur requete d’une partie, a la date a laquelle est survenu un motif de decheance [[Article L. 716-3 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039378204 : « La decheance prend effet a la date de la demande ou, sur requete d’une partie, a la date a laquelle est survenu un motif de decheance. »]]. Avant cette reforme, la Cour de cassation faisait remonter les effets de la decheance a l’expiration du delai de cinq ans sans usage serieux, ce qui pouvait produire des effets retroactifs considerables.
La Cour de cassation a consolide sa position dans l’arret SAINT GERMAIN du 4 novembre 2020 en jugeant que l’etendue du droit exclusif confere au titulaire pendant la periode de cinq ans suivant l’enregistrement de la marque doit etre appreciee en se referant aux elements resultant de l’enregistrement de la marque et non par rapport a l’usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette periode. Des lors, le titulaire d’une marque, meme s’il ne l’a pas exploitee, est fonde a agir en contrefacon contre les tiers qui ont porte atteinte a ses droits avant que la decheance ne produise effet. Cette solution, qui repose sur une conception objective du droit de marque, signifie que le droit exclusif nait de l’enregistrement et persiste tant que la decheance n’a pas ete prononcee, independamment de l’usage effectif. Elle est lourde de consequences pour les tiers qui, croyant de bonne foi pouvoir utiliser un signe parce que son titulaire ne l’exploite pas, s’exposent neanmoins a une action en contrefacon jusqu’a ce que la decheance soit juridiquement constatee.
Par ailleurs, la decheance pour defaut d’usage serieux doit etre distinguee de la decheance pour degenerescence, prevue a l’article L. 714-6, a), du Code de la propriete intellectuelle. Cette derniere sanctionne le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activite ou de son inactivite, la designation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistree. La chambre commerciale a eu l’occasion d’en preciser les contours dans un arret du 13 novembre 2025 relatif a la marque CITY STADE [[Cass. com., 13 nov. 2025, n 24-14.449, https://www.courdecassation.fr/decision/691595cb5cc9fa7cae5a84ea : « Il resulte de l’article L. 714-6, a), du code de la propriete intellectuelle, interprete a la lumiere de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 decembre 2015 rapprochant les legislations des Etats membres sur les marques, qu’encourt la decheance de ses droits le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activite ou de son inactivite, la designation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistree. »]].
Dans cette espece, la marque CITY STADE avait ete deposee en 2006 pour designer une structure metallique permettant la pratique de differents sports ; quinze ans plus tard, l’expression etait devenue la designation generique de ce type d’equipement dans le secteur. La Cour rejette le pourvoi et confirme la decheance, illustrant la vigilance des juges a l’egard des signes qui, par leur succes meme ou la passivite de leur titulaire, ont perdu leur fonction distinctive originaire. La degenerescence se distingue du defaut d’usage en ce qu’elle ne sanctionne pas l’inaction du titulaire mais, paradoxalement, un usage tellement reussi que la marque en perd sa distinctivite. L’article L. 714-6, b), etend ce mecanisme a la marque devenue propre a induire le public en erreur sur la nature, la qualite ou la provenance geographique du produit ou du service [[Article L. 714-6 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381614 : « Encourt la decheance de ses droits le titulaire d’une marque devenue propre a induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualite ou la provenance geographique du produit ou du service. »]].
B. L’articulation entre decheance pour defaut d’usage et forclusion par tolerance
La decheance pour defaut d’usage serieux entretient des liens etroits avec un autre mecanisme de perte des droits : la forclusion par tolerance. Si ces deux institutions poursuivent des finalites distinctes, leur mise en oeuvre souleve des questions d’articulation qui meritent l’attention des praticiens du droit de la propriete intellectuelle, notamment dans les dossiers de contentieux commercial ou les marques constituent souvent l’actif incorporel le plus precieux de l’entreprise.
L’article L. 716-2-6 du Code de la propriete intellectuelle, issu de la loi PACTE du 22 mai 2019, pose le principe fondamental de l’imprescriptibilite de l’action en nullite d’une marque [[Article L. 716-2-6 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039377634 : « Sous reserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullite d’une marque n’est soumise a aucun delai de prescription. »]]. Ce principe, corollaire de la directive (UE) 2015/2436, renforce considerablement la securite juridique des tiers en leur permettant d’agir en nullite a tout moment, sans etre enfermes dans un delai de prescription. Il trouve toutefois une limite importante dans la forclusion par tolerance : le titulaire d’un droit anterieur qui a tolere, pendant cinq annees consecutives, l’usage d’une marque posterieure en connaissance de cause ne peut plus agir en nullite sur le fondement de ce droit. Ce double mouvement du legislateur — imprescriptibilite de principe, forclusion par tolerance — exprime un equilibre entre la protection du registre et la stabilite des situations acquises.
La Cour de cassation a apporte une precision essentielle quant au domaine de la forclusion par tolerance dans l’arret FRANCE.COM du 6 avril 2022 [[Cass. com., 6 avril 2022, n 17-28.116, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/624d2e1c12d01a2df91a32da : « Celui qui oppose la forclusion par tolerance a une action en nullite de sa marque doit en demontrer l’usage honnete et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se deduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu’en avait le titulaire du droit anterieur, qui lui est oppose. »]]. Cette solution est capitale : l’enregistrement seul de la marque seconde est insuffisant a caracteriser la tolerance du titulaire du droit anterieur. Il faut rapporter la preuve d’un usage effectif, honnete et continu de la marque seconde pendant cinq annees, et la connaissance de cet usage par le titulaire du droit anterieur. Autrement dit, le titulaire qui se borne a surveiller le registre de l’INPI sans agir ne peut se voir opposer la forclusion ; c’est l’usage concret et public de la marque seconde qui, porte a la connaissance du titulaire du droit anterieur, fait courir le delai de forclusion.
Une question delicate se pose lorsque la marque seconde, qui beneficie de la forclusion par tolerance a l’egard de l’action en nullite, n’a elle-meme pas fait l’objet d’un usage serieux. Dans cette hypothese, le defaut d’usage de la marque seconde, qui empeche de caracteriser la tolerance du titulaire du droit anterieur selon la jurisprudence FRANCE.COM, pourrait egalement fonder une action en decheance sur le fondement de l’article L. 714-5. La coordination de ces deux actions, nullite et decheance, releve d’une strategie contentieuse qu’il appartient au praticien d’ajuster au cas d’espece, en fonction des preuves disponibles et de la chronologie des faits.
La cession des droits sur la marque peut egalement avoir une incidence sur l’appreciation de l’usage serieux et la titularite des droits. Dans un arret du 18 fevrier 2026, la chambre commerciale a juge que la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriete des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution selective des produits revetus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilite de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence [[Cass. com., 18 fev. 2026, n 23-23.681, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69955ec3cdc6046d47c7ecb1 : « La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriete des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution selective des produits revetus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilite de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence. »]]. Cette decision rappelle que la propriete de la marque ne se confond pas avec le droit de l’exploiter, et que le cessionnaire d’un fonds de commerce ne peut presumer de la transmission automatique des contrats de licence attaches aux marques cedees.
L’assimilation legale de certains usages a un usage serieux par l’article L. 714-5 merite une attention particuliere. L’usage fait avec le consentement du titulaire, notamment par un licencie, vaut usage par le titulaire lui-meme. De meme, l’usage de la marque sous une forme modifiee n’en alterant pas le caractere distinctif est assimile a un usage serieux, que la marque soit ou non enregistree sous la forme utilisee. Cette disposition, transposee de l’article 16, paragraphe 5, sous a), de la directive (UE) 2015/2436, permet au titulaire de faire evoluer le signe qu’il exploite sans perdre le benefice de son enregistrement, pour autant que la modification n’en altere pas le caractere distinctif. En pratique, la frontiere entre une modification admissible et une alteration du caractere distinctif peut etre tenue. L’appreciation releve du juge du fond, qui examine si les elements distinctifs et dominants de la marque enregistree sont conserves dans la forme sous laquelle elle est exploitee. La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce sur ce point un controle de motivation, verifiant que les juges du fond ont bien caracterise l’absence d’alteration du caractere distinctif avant d’assimiler l’usage modifie a un usage serieux [[Article L. 714-5, 3 du Code de la propriete intellectuelle : « Est assimile a un usage au sens du premier alinea : (…) 3 L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiee n’en alterant pas le caractere distinctif, que la marque soit ou non enregistree au nom du titulaire sous la forme utilisee. »].
L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, exclusivement en vue de l’exportation, est egalement assimilee a un usage serieux par l’article L. 714-5, 4. Cette disposition, propre au droit francais, permet aux titulaires qui fabriquent en France des produits destines a l’exportation de conserver leurs droits sans avoir a commercialiser ces produits sur le territoire national. La justification de cette exception tient a la volonte de ne pas penaliser les entreprises dont le modele economique est tourne vers l’exportation, tout en maintenant la production sur le sol francais.
Enfin, la question de la charge de la preuve et de son renversement merite d’etre precisee. Si l’article L. 716-3-1 du Code de la propriete intellectuelle fait peser la preuve de l’exploitation sur le titulaire de la marque, la jurisprudence admet que le demandeur a la decheance doit prealablement etablir que les conditions formelles de la decheance sont reunies, a savoir que la marque est enregistree depuis plus de cinq ans et n’a, en apparence, fait l’objet d’aucun usage public. C’est seulement a ce stade que la charge de la preuve se deplace vers le titulaire, qui doit alors rapporter les elements demontrant l’usage serieux ou les justes motifs de non-usage. Ce mecanisme de renversement de la charge probatoire, d’origine pretorienne, est desormais codifie a l’article L. 716-3-1.
L’ensemble de ces regles temoigne de la volonte du legislateur et du juge de maintenir le registre des marques en adequation avec la realite economique. Le droit des marques ne protege pas des reserves de signes ; il protege des investissements et des activites. C’est la raison pour laquelle la charge de la preuve de l’usage repose sur le titulaire et pour laquelle les juridictions controlent avec une rigueur croissante la materialite de cet usage. Dans le contentieux des contrats commerciaux et des operations de fusion-acquisition, la verification de l’usage serieux des marques du portefeuille cible constitue desormais un reflexe de due diligence incontournable, a defaut duquel l’acquereur risque d’acquerir des titres videos de toute substance.
Conclusion
L’evolution recente du contentieux de la decheance des marques pour defaut d’usage serieux revele une consolidation remarquable de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en etroite conformite avec le droit de l’Union europeenne. La preuve de l’usage serieux, qui incombe au titulaire, ne saurait se satisfaire d’actes preparatoires ou promotionnels non suivis d’une commercialisation effective. Les justes motifs de non-usage sont interpretes restrictivement et doivent resulter d’obstacles exterieurs au titulaire, et non de ses propres choix strategiques. La decheance ne produit pas d’effet retroactif, preservant les droits du titulaire sur les actes de contrefacon anterieurs a la perte de ses droits, ce qui devrait inciter les tiers a la prudence avant d’utiliser un signe enregistre mais en apparence delaisse. Enfin, l’articulation entre decheance pour defaut d’usage, decheance pour degenerescence et forclusion par tolerance appelle une vigilance particuliere dans la conduite des actions en nullite et en decheance, qui obeissent a des regimes probatoires et temporels distincts. L’appreciation de l’usage serieux par le juge, de plus en plus exigeante, tend a faire du droit des marques un instrument au service de l’economie reelle.
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