La forclusion par tolérance en droit des marques tridimensionnelles : la mise en demeure de Fender contre les luthiers de guitares S‑style à l’épreuve de la banalisation d’une forme industrielle devenue iconique
Lancée en 1954, la guitare électrique Fender Stratocaster est devenue l’un des instruments les plus reconnaissables de l’histoire de la musique populaire. Son corps asymétrique à double pan coupé, ses trois micros et son esthétique générale ont profondément marqué plusieurs générations de musiciens, de Buddy Holly à John Mayer en passant par Jimi Hendrix, Eric Clapton et David Gilmour. En mars 2026, la « Black Strat » de ce dernier fut adjugée 14,55 millions de dollars aux enchères, établissant un record mondial pour une guitare. Or, cette notoriété planétaire nourrit un paradoxe juridique redoutable. La silhouette de la Stratocaster est copiée depuis la fin des années 1950 par des fabricants du monde entier, des ateliers artisanaux jusqu’aux plateformes de commerce électronique, sans que Fender n’ait jamais entrepris d’action systématique pour y mettre un terme. Ce n’est qu’en 2025 que le fabricant américain a brutalement changé de posture, en obtenant du Landgericht de Düsseldorf un jugement par défaut protégeant le corps de la Stratocaster au titre du droit d’auteur, puis en adressant des mises en demeure à plusieurs luthiers et fabricants de guitares dites « S‑style ».
Cette séquence soulève une question juridique fondamentale, qui intéresse le droit français des marques à plusieurs titres. Dans quelle mesure le titulaire d’une forme industrielle devenue iconique, mais tolérée pendant plus de soixante ans sur le marché, peut-il encore revendiquer une protection juridique effective contre les reproductions non autorisées de cette forme ? La réponse met en tension deux régimes juridiques distincts : d’un côté, le droit des marques tridimensionnelles, dont les conditions de validité et de maintien sont soumises à des exigences de distinctivité et d’usage sérieux qui peuvent se heurter à la tolérance prolongée des copies ; de l’autre, le droit d’auteur, mobilisé comme instrument subsidiaire lorsque la marque ne peut plus remplir sa fonction distinctive. L’analyse de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023‑2026, confrontée aux dispositions pertinentes du Code de la propriété intellectuelle, permet d’éclairer les ressorts et les limites de cette stratégie de contournement.
I. La marque tridimensionnelle comme instrument de protection de la forme des produits : une fragilité intrinsèque face à la tolérance prolongée
A. Les conditions de validité de la marque de forme et l’obstacle de la distinctivité
Aux termes de l’article L. 711‑1 du Code de la propriété intellectuelle, « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, admet expressément la protection des signes tridimensionnels, c’est‑à‑dire de la forme même du produit ou de son conditionnement. Une entreprise peut donc, en principe, déposer à titre de marque la silhouette de l’un de ses produits, pour autant que ce signe soit représenté de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée.
L’article L. 711‑2 du même code dresse la liste des motifs absolus de nullité de la marque. Parmi eux figurent, au 2°, la marque dépourvue de caractère distinctif, et, au 5°, le signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle. Ces deux obstacles sont d’une importance cardinale pour les marques tridimensionnelles. La forme d’un produit, en effet, n’est pas spontanément perçue par le consommateur comme l’indication d’une origine commerciale : elle est d’abord appréhendée comme un élément fonctionnel ou esthétique du produit lui‑même. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle régulièrement que la distinctivité d’une marque tridimensionnelle doit s’apprécier au jour du dépôt. L’arrêt rendu le 6 décembre 2023 (Com. 6 déc. 2023, n° 22‑16.078, Publié Bulletin, courdecassation.fr) a ainsi jugé, à propos d’une marque figurative de kiosque, que « la distinctivité s’apprécie au jour du dépôt », ce qui exclut de prendre en compte un usage postérieur qui n’était pas encore intervenu à cette date.
Le même article L. 711‑2 prévoit toutefois, dans son alinéa final, que « dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait ». Cette disposition autorise le titulaire d’une marque descriptive ou banale à démontrer que, par un usage intensif et prolongé, le signe a acquis une distinctivité dite « secondaire », le public l’associant désormais à une origine commerciale déterminée. La cour d’appel de Versailles en a fait une application remarquable dans l’arrêt du 10 décembre 2025 (CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747, courdecassation.fr), relatif à la marque verbale « Le Robuste » déposée pour des étais métalliques. La cour y a jugé que la dénomination, bien que dépourvue de distinctivité intrinsèque, avait acquis un caractère distinctif par l’usage, en relevant que « ce critère ne peut, selon la jurisprudence récente du Tribunal de l’Union européenne, être établi que par des preuves directes ». Elle a ainsi écarté l’argumentation des sociétés Altrad qui invoquaient une distinctivité acquise au seul motif que la marque était exploitée depuis 1954.
Or, c’est précisément sur ce terrain que la position de Fender apparaît la plus fragile. La marque tridimensionnelle représentant la silhouette du corps de la Stratocaster a été refusée à l’enregistrement aux États‑Unis par le Trademark Trial and Appeal Board en 2009 (Stuart Spector Designs Ltd. v. Fender Musical Instruments Corporation, 94 U.S.P.Q.2d 1549, T.T.A.B. 2009), au motif que cette forme était devenue générique et qu’elle désignait, dans l’esprit du public, un type de guitare plutôt qu’une origine commerciale unique. Le TTAB a notamment relevé que Fender avait toléré pendant plusieurs décennies l’utilisation massive de cette silhouette par des fabricants tiers sans entreprendre d’efforts sérieux pour la présenter et la protéger comme une marque. Cette décision, bien qu’étrangère au droit français, illustre la difficulté centrale de la marque tridimensionnelle confrontée à la banalisation : plus la forme est diffusée, plus il devient difficile de démontrer qu’elle conserve une fonction distinctive d’identification d’origine.
Par ailleurs, le 5° de l’article L. 711‑2 exclut de la protection les signes constitués exclusivement par la forme qui confère au produit une valeur substantielle. Cette disposition, transposée de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, empêche qu’une marque tridimensionnelle ne vienne conférer un monopole perpétuel sur une forme dont l’attrait esthétique constitue le principal moteur de l’acte d’achat. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce principe dans l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 (Com. 7 janv. 2026, n° 21‑23.458, courdecassation.fr), qui concernait l’annulation de marques de couleur rose déposées pour des composants céramiques de prothèses de hanche. La Cour y a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait annulé les marques pour mauvaise foi du déposant, aux motifs que la couleur revendiquée « n’était pas appréhendée comme un élément arbitraire mais comme la conséquence de la présence d’oxyde de chrome » dans la composition du matériau antérieurement breveté, et que le dépôt avait été effectué « dans le dessein de prolonger la protection du matériau objet du brevet pour empêcher ses concurrents de commercialiser des produits de même nature ».
B. La forclusion par tolérance et le mécanisme de la déchéance pour défaut d’usage sérieux
Au‑delà des conditions de validité initiale de la marque tridimensionnelle, le droit des marques français prévoit un second mécanisme susceptible de fragiliser la position du titulaire : la déchéance pour défaut d’usage sérieux. L’article L. 714‑5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». Ce texte, dont la rédaction actuelle est issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, s’applique indifféremment à toutes les catégories de marques, y compris les marques tridimensionnelles. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans à compter de l’enregistrement sans usage sérieux.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette déchéance dans un arrêt du 4 novembre 2020 (Com. 4 nov. 2020, n° 16‑28.281, Publié Bulletin, courdecassation.fr), en jugeant que la déchéance ne produit effet qu’à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, de sorte que « le titulaire d’une marque déchu de ses droits est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance ». La Cour a ainsi consacré une distinction entre l’usage de la marque comme condition de maintien du droit et l’opposabilité de ce droit aux actes de contrefaçon antérieurs à la déchéance, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 26 mars 2020, Cooper International Spirits, C‑622/18).
La tolérance prolongée de l’usage d’une forme par des tiers ne constitue pas, en droit français, un motif autonome de déchéance de la marque. Elle peut néanmoins produire des effets juridiques indirects significatifs. D’une part, elle alimente la preuve de l’absence de distinctivité de la forme au jour du dépôt, en démontrant que le public n’associe pas cette forme à une origine commerciale unique. D’autre part, elle peut caractériser une carence dans la défense des droits susceptible de fonder une exception d’acquiescement ou d’estoppel. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt Le Robuste précité du 10 décembre 2025, a ainsi eu à connaître d’une fin de non‑recevoir tirée de l’estoppel, soulevée par les sociétés Altrad à l’encontre de la demande de nullité de leur marque. Les appelantes soutenaient que la société Copac, en s’étant abstenue de former un recours contre le rejet de son opposition à l’enregistrement de la marque « Le Robuste » devant l’INPI, ne pouvait plus, sans se contredire au détriment d’autrui, en solliciter ultérieurement l’annulation devant le juge judiciaire. La cour a rejeté cette fin de non‑recevoir, mais le débat illustre la manière dont la passivité procédurale d’un opérateur peut être invoquée pour paralyser une action ultérieure.
Par ailleurs, l’article L. 716‑2‑5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « est rejetée la demande en nullité introduite sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l’article L. 711‑2 lorsque le titulaire de la marque contestée peut établir que celle‑ci avait acquis, par son usage, un caractère distinctif avant la date de la demande en nullité ». Cette disposition, introduite par l’ordonnance du 13 novembre 2019, consacre un mécanisme de régularisation de la marque par l’usage, qui permet au titulaire de faire échec à une action en nullité fondée sur le défaut de distinctivité en démontrant que le signe est devenu distinctif avant l’introduction de la demande. Elle offre ainsi une voie de sécurisation des marques tridimensionnelles qui, bien que faiblement distinctives à l’origine, ont acquis une distinctivité par un usage prolongé et intensif. Encore faut‑il que le titulaire soit en mesure de rapporter la preuve de cette distinctivité acquise, ce qui suppose de démontrer, par des éléments concrets et directs, que le public pertinent perçoit désormais la forme en cause comme une indication d’origine commerciale. Or, la décision du TTAB américain de 2009 a précisément conclu à l’incapacité de Fender d’établir une telle distinctivité pour la silhouette de la Stratocaster, précisément en raison de la tolérance prolongée de l’usage de cette forme par des tiers.
II. La mobilisation du droit d’auteur comme instrument subsidiaire de protection face aux limites du droit des marques
A. L’échec relatif de la marque tridimensionnelle et le déplacement stratégique vers l’originalité de la forme
Confronté aux obstacles dressés par le droit des marques, Fender a opéré, à partir de 2025, un déplacement stratégique remarquable vers un autre régime de propriété intellectuelle : le droit d’auteur. Le Landgericht de Düsseldorf a ainsi reconnu, par un jugement par défaut du 22 décembre 2025 (Az. 14c O 64/25), que le corps de la Stratocaster constituait une œuvre d’art appliqué protégée par le droit d’auteur allemand, au sens du § 2 Abs. 1 Nr. 4 de l’Urheberrechtsgesetz. La juridiction allemande a notamment relevé que la forme de la guitare présentait « une combinaison spécifique de courbes, de lignes asymétriques et de caractéristiques esthétiques traduisant une création originale », décrivant même certaines lignes du corps comme évoquant « une danseuse inclinée sur le côté » (wie eine zur Seite geneigte Tänzerin), ce qui souligne le caractère expressif de la silhouette.
Ce déplacement du terrain de la distinctivité vers celui de l’originalité n’est pas anodin. En droit des marques, le titulaire doit démontrer que la forme est perçue par le public comme un signe distinctif indiquant l’origine commerciale du produit, fonction que la tolérance prolongée des copies tend à affaiblir. En droit d’auteur, il lui suffit d’établir que la forme résulte de choix créatifs libres reflétant la personnalité de son auteur, indépendamment de la perception du public. La Cour de justice de l’Union européenne a dégagé ce critère dans l’arrêt Brompton Bicycle du 11 juin 2020 (C‑833/18), en jugeant que « la protection au titre du droit d’auteur s’applique à un produit dont la forme est, à tout le moins en partie, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique lorsque ce produit constitue une œuvre originale résultant d’une création intellectuelle, en ce que, au travers de cette forme, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs de sorte que ladite forme reflète sa personnalité ».
Le droit français connaît une articulation comparable entre la protection des formes par le droit des marques et par le droit d’auteur. La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 9 avril 2026 (Civ. 1re, 9 avr. 2026, n° 25‑11.711), que l’originalité d’une œuvre des arts appliqués ne se présume pas et que le demandeur à l’action en contrefaçon doit « expliciter en quoi l’œuvre revendiquée porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Cette exigence probatoire renforcée, alignée sur la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 4 déc. 2025, Mio et USM, C‑580/23 et C‑795/23), impose au titulaire de droits de caractériser, de manière positive et circonstanciée, les choix créatifs qui singularisent la forme revendiquée. Appliquée à la Stratocaster, cette exigence conduirait le juge français à rechercher si les concepteurs de 1954 ont effectué des choix esthétiques libres, détachés de toute contrainte fonctionnelle ou technique, de nature à conférer à la guitare une originalité protégeable.
Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt Mikado du 3 décembre 2025 (Com. 3 déc. 2025, n° 24‑11.290, courdecassation.fr), illustré la difficulté spécifique des marques tridimensionnelles portant sur des produits de consommation courante. Dans cette affaire, la société Glico était titulaire d’une marque tridimensionnelle française constituée de l’apparence du biscuit au chocolat dénommé « Mikado », déposée en 2005. La cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande en nullité de cette marque, et le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation. Bien que l’arrêt de la Cour suprême ne comporte pas de motivation substantielle, la simple circonstance que la validité d’une marque tridimensionnelle portant sur une forme de produit alimentaire ait été confirmée atteste de ce que le droit français n’exclut pas, par principe, la protection des formes de produits par le droit des marques, pour autant que les conditions légales soient remplies.
B. L’écosystème des luthiers indépendants face à l’asymétrie contentieuse et l’avenir de la protection des formes industrielles historiques
L’envoi, au printemps 2026, de mises en demeure par Fender à plusieurs fabricants de guitares dites « S‑style » a suscité des réactions contrastées au sein de la communauté des luthiers. Le marché des guitares inspirées de la forme Stratocaster ne se limite pas aux plateformes de commerce électronique proposant des instruments à très bas prix. Il comprend également de nombreux artisans, ateliers spécialisés et luthiers indépendants qui fabriquent, souvent en petites quantités, des instruments s’inscrivant dans une tradition de lutherie largement partagée. La réalité économique est asymétrique : peu de ces artisans disposent des ressources nécessaires pour soutenir un contentieux long et coûteux face à une entreprise de la taille de Fender. Dans ce contexte, l’existence même d’un risque judiciaire peut produire des effets dissuasifs bien au‑delà des décisions effectivement rendues.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation fournit toutefois des points d’appui pour les défendeurs confrontés à une action fondée sur des droits de propriété intellectuelle dont l’exercice pourrait être jugé abusif. L’arrêt du 13 novembre 2025 (Com. 13 nov. 2025, n° 24‑14.355, Publié Bulletin, courdecassation.fr) a rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », tout en précisant que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ». Cette exigence de faits distincts limite la possibilité pour le titulaire de droits de cumuler les fondements juridiques pour obtenir une double indemnisation d’un même préjudice. L’arrêt du 26 mars 2025 (Com. 26 mars 2025, n° 23‑13.589, Publié Bulletin, courdecassation.fr) a renforcé cette exigence en jugeant qu’« un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion », tout en rappelant que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon ».
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt du 15 mai 2024 (Com. 15 mai 2024, n° 22‑17.813, Publié Bulletin, courdecassation.fr), le régime de l’exception de référence nécessaire en droit des marques. La Cour y a jugé que le titulaire d’une marque « ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». La Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait prononcé « une interdiction générale à un tiers d’utiliser une marque pour désigner, promouvoir et commercialiser, exporter, importer et détenir des pièces de rechange, sans réserver de tels usages ». Cet arrêt, bien que rendu en matière de pièces détachées automobiles (Lohr), énonce un principe général dont les luthiers pourraient utilement se prévaloir : le droit des marques ne saurait faire obstacle à des usages nécessaires et conformes aux usages honnêtes du commerce.
Enfin, il convient de relever que la protection par le droit d’auteur, si elle devait être reconnue à la forme de la Stratocaster par les juridictions françaises, soulèverait une difficulté temporelle spécifique. Selon le droit de l’Union européenne, la durée de protection du droit d’auteur s’étend à soixante‑dix ans après le décès de l’auteur. Leo Fender étant décédé en 1991, la protection expirerait en 2061. Le Landgericht de Düsseldorf a, de manière surprenante, évoqué une protection « au moins jusqu’en 2041 », sans expliciter le fondement de ce calcul. Quoi qu’il en soit, la reconnaissance d’un droit d’auteur sur une forme divulguée depuis 1954 conférerait à Fender un monopole rétroactif d’une durée considérable, alors même que cette forme est tombée dans le domaine public de fait en raison de plusieurs décennies de reproduction incontrôlée. Cette perspective soulève une question de politique juridique qui dépasse le seul cas de la Stratocaster : celle de la légitimité du recours au droit d’auteur pour ressusciter une exclusivité que le titulaire a lui‑même laissé s’éteindre par sa passivité sur le terrain des marques et des dessins et modèles.
Conclusion
La séquence contentieuse ouverte par Fender à l’encontre des fabricants de guitares S‑style illustre, de manière exemplaire, la plasticité du droit de la propriété intellectuelle français et européen. La marque tridimensionnelle, instrument de protection théoriquement adapté à la forme des produits industriels, se heurte à une double fragilité lorsque le titulaire a toléré pendant plusieurs décennies la reproduction de cette forme par des tiers : la distinctivité s’érode, et l’action en contrefaçon se trouve exposée à des moyens de défense tirés de la forclusion, de l’estoppel ou de la déchéance pour défaut d’usage sérieux. Le droit d’auteur, mobilisé comme instrument subsidiaire, permet de contourner ces obstacles en déplaçant le débat sur le terrain de l’originalité de la création plutôt que sur celui de sa fonction distinctive. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, sur la période 2023‑2026, offre un cadre d’analyse rigoureux pour apprécier la validité de telles stratégies, en rappelant avec constance les exigences de distinctivité, de loyauté et de proportionnalité qui gouvernent l’exercice des droits de propriété intellectuelle. Il appartiendra aux juridictions françaises, si elles étaient saisies de cette affaire, de déterminer si la forme d’une guitare électrique conçue en 1954 peut encore, soixante‑douze ans plus tard, revendiquer une protection juridique effective, et à quel titre.
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