L’épuisement du droit de marque : la chambre commerciale consolide la définition de la mise dans le commerce
I. Le mécanisme de l’épuisement des droits : fondement et conditions de mise en œuvre
A. L’ancrage légal et européen du principe d’épuisement
L’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement » [[L’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381595, dans sa rédaction applicable depuis le 15 décembre 2019.]]. Ce texte consacre en droit interne le principe de l’épuisement des droits, mécanisme par lequel le titulaire d’une marque perd le droit d’interdire l’usage de celle-ci pour les produits qu’il a lui-même, ou avec son accord, introduits dans le circuit commercial de l’Union.
L’épuisement opère comme une limite à la plénitude du droit exclusif conféré par la marque. Il traduit la recherche d’un équilibre entre la protection de l’objet spécifique du droit de propriété intellectuelle et l’impératif de libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 décembre 2023, a rappelé que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d2a604055831871b02f]]. La Cour ajoute que « l’épuisement des droits du titulaire de la marque garantit ainsi la libre circulation des marchandises », inscrivant le mécanisme dans la double perspective du droit de l’Union et du droit national.
Le fondement européen de l’épuisement réside dans l’article 7 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article 15 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015. La Cour de justice de l’Union européenne a, de manière constante, fait de l’épuisement un corollaire nécessaire de l’unité du marché intérieur. Par l’arrêt Zino Davidoff du 20 novembre 2001, elle a précisé que « le consentement, qui est l’équivalent de la renonciation du titulaire à son droit exclusif », doit être exprimé d’une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce droit [[CJCE, 20 nov. 2001, Zino Davidoff, C-414/99, point 45]]. Cette exigence de certitude irrigue l’ensemble de la construction prétorienne relative à l’épuisement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 février 2024, renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE, relatif à la déchéance des droits pour déceptivité acquise [[Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802]]. Cette décision illustre la porosité entre les mécanismes d’épuisement et de déchéance, tous deux tournés vers la régulation de l’exercice du droit exclusif dans le temps et dans l’espace. Par ailleurs, l’arrêt Lohr du 15 mai 2024 est venu rappeler les limites du droit d’interdire en consacrant l’exception de la référence nécessaire, aux termes de laquelle « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb]]. L’épuisement s’inscrit ainsi dans un réseau de limitations convergentes qui tempèrent l’absolutisme apparent du droit de marque.
L’architecture normative de l’épuisement est donc résolument européenne. Le législateur français a, par l’ordonnance de 2019, aligné la rédaction de l’article L. 713-4 sur le texte de la directive, notamment en substituant à la mention de la « Communauté européenne » celle de « l’Union européenne ou l’Espace économique européen ». Cette harmonisation formelle ne doit toutefois pas masquer les difficultés persistantes d’application, que la jurisprudence de la chambre commerciale s’emploie à résoudre par une analyse rigoureuse des conditions de la mise dans le commerce.
B. La charge de la preuve pesant sur l’invocateur de l’épuisement
La chambre commerciale, dans son arrêt du 6 décembre 2023, a rappelé avec force une règle probatoire constante : « il appartient à celui qui se prévaut de l’épuisement du droit d’en rapporter la preuve pour chacun des produits concernés » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, précité]]. Cette formule, qui reprend les termes de l’arrêt de la Cour de justice Zino Davidoff [[CJCE, 20 nov. 2001, C-414/99, point 54]], impose au revendeur qui entend opposer l’épuisement au titulaire de la marque de démontrer, produit par produit, que celui-ci a consenti à la première commercialisation dans l’Espace économique européen.
Cette exigence probatoire est d’une particulière rigueur. Elle écarte toute présomption d’épuisement et fait reposer sur le défendeur à l’action en contrefaçon la charge d’établir positivement le consentement du titulaire. En pratique, le revendeur doit être en mesure de reconstituer la chaîne de commercialisation depuis le titulaire ou son licencié jusqu’à lui-même, pour chaque article argué de contrefaçon. La difficulté est accrue dans le commerce numérique, où la traçabilité des produits est souvent fragmentée et où les places de marché en ligne agrègent des offres provenant de multiples sources.
La Cour de cassation avait déjà, par un arrêt du 26 février 2008, jugé que « la preuve d’un consentement exprès à la mise dans le commerce dans l’Espace économique européen doit être rapportée pour chaque produit concerné et ne saurait résulter d’une simple déduction » [[Cass. com., 26 fév. 2008, n° 05-19.087]]. La décision du 6 décembre 2023 confirme cette orientation en rejetant le pourvoi d’un revendeur qui n’était pas parvenu à établir le consentement du titulaire à la commercialisation des échantillons litigieux. La chambre commerciale valide ainsi une application stricte de la charge de la preuve, qui protège efficacement le titulaire contre les invocations dilatoires de l’épuisement.
En conséquence, le régime probatoire de l’épuisement constitue un verrou procédural significatif. Le commerçant qui commercialise des produits de marque sans l’accord du titulaire ne peut se réfugier derrière une invocation générale de l’épuisement : il lui incombe de démontrer, de manière individualisée, le consentement à chaque mise dans le commerce. Cette rigueur est justifiée par la nature exorbitante de l’atteinte que constitue la contrefaçon aux droits du titulaire et par la nécessité de préserver la fonction essentielle de garantie d’origine de la marque.
Dès lors, la charge probatoire fonctionne comme un instrument de régulation du marché secondaire des produits de marque. Elle dissuade les opérateurs peu scrupuleux de s’approvisionner auprès de circuits parallèles non autorisés et renforce la sécurité juridique des réseaux de distribution sélective que le droit de l’Union reconnaît comme licites, sous réserve du respect des conditions posées par le règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux. Cette rigueur probatoire se combine avec les instruments du droit de la concurrence déloyale, dont la jurisprudence de la chambre commerciale a récemment assoupli les conditions de recevabilité en appel [[Sur l’articulation entre propriété intellectuelle et concurrence déloyale, voir la page dédiée du cabinet, https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-concurrence-deloyale-parasitisme-paris/]].
II. Les contours restrictifs de l’épuisement : la préservation de l’objet spécifique du droit de marque
A. L’exclusion des échantillons gratuits du périmètre de l’épuisement
L’arrêt du 6 décembre 2023 apporte une contribution décisive à la définition de la notion de mise dans le commerce, au cœur du mécanisme de l’épuisement. La chambre commerciale y approuve la cour d’appel de Rennes d’avoir écarté l’épuisement des droits de la société Chanel sur des échantillons gratuits de produits cosmétiques, au motif que « la distribution d’échantillons gratuits, même revêtus de la marque Chanel, ne vaut pas mise dans le commerce » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, précité, motifs, § 10]]. La Cour en déduit que « la société Ouest SCS ne pouvait pas faire usage de la marque Chanel pour commercialiser ces produits ».
Cette solution s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui avait dit pour droit, dans l’arrêt L’Oréal du 12 juillet 2011, que « la fourniture par le titulaire d’une marque, à ses distributeurs agréés, d’objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu’échantillons gratuits, ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive ou du règlement sur les marques communautaires » [[CJUE, 12 juil. 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, point 71]]. La distribution à titre gracieux, même lorsqu’elle s’accompagne du transfert de la propriété du support matériel, ne réalise pas l’acte de commercialisation qui déclenche l’épuisement.
La portée de cette exclusion est considérable pour les titulaires de marques de luxe, de cosmétique ou de parfumerie, dont les réseaux de distribution incluent fréquemment la remise d’échantillons aux consommateurs à des fins promotionnelles. En refusant de reconnaître à cette pratique la valeur d’une mise dans le commerce, la chambre commerciale préserve l’intégrité des réseaux de distribution sélective et protège l’image de marque contre les reventes parasites sur le marché secondaire. La décision du 6 décembre 2023 consacre ainsi une distinction fondamentale entre la distribution promotionnelle, qui laisse subsister les droits du titulaire, et la commercialisation effective, qui seule opère épuisement.
Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de protection renforcée de l’objet spécifique du droit de marque. La chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 6 décembre 2023 publié au Bulletin le même jour, consacré l’exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien d’une requête en saisie-contrefaçon, au visa de l’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 3 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin]]. Ces décisions contemporaines traduisent une volonté de la haute juridiction de rétablir un équilibre dans le contentieux de la propriété intellectuelle, en faveur d’une protection effective des droits privatifs.
B. Les motifs légitimes de s’opposer à la commercialisation ultérieure
Le second alinéa de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle réserve au titulaire de la marque la faculté de « s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits ». Cette disposition, qui trouve son origine dans l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE, constitue un tempérament essentiel au principe d’épuisement. Elle permet au titulaire de conserver un droit de regard sur le sort des produits après leur première mise dans le commerce, lorsque leur commercialisation ultérieure porterait atteinte à l’image de la marque ou à la qualité des produits.
Dans l’arrêt du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a fait application de ce texte en approuvant la cour d’appel d’avoir retenu que, « s’agissant de parfums et de produits cosmétiques, toute utilisation partielle d’un produit conduit à son altération, laquelle est gravement préjudiciable à l’image de la société Chanel et à l’univers de luxe et de pureté qu’elle véhicule » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, précité, motifs, § 14]]. La Cour ajoute que le titulaire « est fondé à s’opposer à tout acte de commercialisation d’un produit cosmétique et de parfumerie dont il n’a pas été établi qu’il n’ait jamais été utilisé au préalable ».
Cette motivation revêt une portée qui dépasse le seul secteur de la parfumerie. En reconnaissant que l’altération de l’état des produits constitue un motif légitime de s’opposer à la revente, la chambre commerciale valide une lecture extensible de l’exception au principe d’épuisement. Le titulaire de la marque n’a pas à démontrer que chaque produit revendu est effectivement altéré : il lui suffit d’établir que les conditions de la revente sont de nature à compromettre la perception qualitative du produit par le consommateur. La charge de prouver l’absence d’altération est ainsi, de manière pragmatique, reportée sur le revendeur.
La chambre commerciale précise en outre que la cour d’appel n’a pas inversé la charge de la preuve en statuant ainsi, ce qui confirme que le mécanisme de l’article L. 713-4, alinéa 2, peut être mis en œuvre sans que le titulaire ait à démontrer individuellement l’altération de chaque produit repris dans le circuit commercial. Cette solution pragmatique tient compte de la difficulté pratique, pour le titulaire, d’établir l’état de produits qui ne sont plus en sa possession, et elle fait peser sur le revendeur professionnel, mieux à même de garantir l’intégrité de son stock, la responsabilité de démontrer que les produits n’ont subi aucune altération.
L’articulation de ce mécanisme avec les autres branches de la propriété intellectuelle mérite d’être soulignée. En matière de dessins et modèles, l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle consacre un principe d’épuisement analogue, applicable aux produits mis dans le commerce dans l’Union européenne par le titulaire ou avec son consentement. En matière de brevet d’invention, l’article L. 613-5 du même code ne consacre pas formellement un épuisement mais subordonne la licéité de l’exploitation ultérieure à l’absence d’opposition légitime du titulaire. La cohérence d’ensemble du dispositif est ainsi assurée par le droit de l’Union, qui impose aux États membres de garantir un niveau de protection équivalent pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, conformément à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux.
Cette jurisprudence s’articule avec celle relative à la déceptivité de la marque, dont la chambre commerciale a précisé les contours dans son arrêt du 28 février 2024 [[Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, précité]]. La Cour y énonce que « la marque ne doit pas être exploitée dans des conditions de nature à tromper effectivement le public ou à créer un risque grave de tromperie », citant l’arrêt Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola de la Cour de justice du 4 mars 1999 [[CJCE, 4 mars 1999, C-87/97, point 41]]. L’altération matérielle du produit, qui justifie l’opposition à la revente sur le fondement de l’article L. 713-4, alinéa 2, rejoint ainsi la tromperie du consommateur, qui justifie la déchéance des droits sur le fondement de l’article L. 714-6, sous b).
En conséquence, la chambre commerciale construit un régime cohérent de protection du titulaire de la marque contre les utilisations non autorisées de son signe dans le commerce secondaire. L’épuisement des droits, loin d’être un principe absolu, est doublement encadré : par la définition restrictive de la mise dans le commerce, d’une part, qui exclut la distribution gratuite de son périmètre ; par la réserve des motifs légitimes, d’autre part, qui permet au titulaire de s’opposer aux reventes portant atteinte à l’image de sa marque. Cette construction prétorienne, solidement adossée au droit de l’Union, offre aux praticiens des outils contentieux éprouvés pour protéger les réseaux de distribution et l’intégrité des marques qu’ils ont la charge de défendre.
Par ailleurs, l’arrêt Lohr du 15 mai 2024, qui consacre l’exception de la référence nécessaire au visa des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, rappelle que le droit de marque ne saurait entraver l’activité des opérateurs économiques au-delà de ce qui est nécessaire à la protection de son objet spécifique [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, précité]]. L’épuisement et les limitations du droit de marque participent ainsi d’une même logique : le droit exclusif n’est pas un droit d’accès au marché, mais un droit d’interdire certains usages déterminés, sous le contrôle de proportionnalité qu’exerce le juge.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un faisceau de décisions rendues entre 2023 et 2025, a consolidé la définition de la mise dans le commerce au sens de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle. L’arrêt du 6 décembre 2023 constitue, à cet égard, une contribution majeure à la théorie de l’épuisement des droits, en établissant une distinction nette entre la distribution promotionnelle gratuite et la commercialisation effective. En subordonnant l’épuisement à la preuve, par celui qui l’invoque, du consentement du titulaire pour chaque produit concerné, la Cour renforce la protection du droit de marque dans le commerce secondaire.
En réservant au titulaire la faculté de s’opposer à la revente de produits altérés, sans lui imposer la preuve individuelle de cette altération, la chambre commerciale offre aux praticiens un instrument contentieux efficace pour protéger l’image des marques, en particulier dans les secteurs du luxe et de la cosmétique où la perception qualitative du produit est indissociable de sa valeur. Ces solutions, qui s’inscrivent dans le cadre du droit de l’Union et de la jurisprudence de la Cour de justice, témoignent d’une recherche constante d’équilibre entre la libre circulation des marchandises et la protection de l’objet spécifique du droit de propriété intellectuelle.
Le renvoi préjudiciel opéré par l’arrêt du 28 février 2024 sur la question de la déchéance pour déceptivité acquise annonce de nouveaux développements. La réponse de la Cour de justice de l’Union européenne pourrait influer directement sur les conditions d’application de l’épuisement, en précisant dans quelle mesure l’exploitation postérieure à la cession d’une marque nominative peut justifier l’éviction du cessionnaire. Plus largement, la question de l’épuisement numérique, qui divise doctrine et jurisprudence depuis l’arrêt UsedSoft de la Cour de justice du 3 juillet 2012 relatif à l’épuisement des droits sur les logiciels, demeure en suspens pour les autres catégories d’œuvres et de produits protégés. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle suivront avec attention ces développements, qui détermineront dans une large mesure l’étendue des droits des titulaires de marques et de droits d’auteur dans l’environnement numérique des années à venir.
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