Imprescriptibilité des actions en nullité de marque : une rétroactivité radicale aux effets procéduraux sous-estimés
I. La consécration prétorienne d’un régime d’imprescriptibilité aux effets rétroactifs
A. Le principe posé par l’arrêt du 28 janvier 2026 : une imprescriptibilité générale et rétroactive
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 constitue l’aboutissement d’un long processus législatif et jurisprudentiel. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, avait introduit à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 du même code, le principe selon lequel « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ». La portée exacte de cette disposition, et singulièrement son application dans le temps, demeurait toutefois l’objet d’une controverse persistante devant les juridictions du fond.
Certaines cours d’appel, à l’instar de celle de Paris saisie de l’affaire opposant les sociétés VF International et VF J France à la société Artextyl et à un déposant de marques reprenant les codes de la marque « Napapijri », considéraient que l’imprescriptibilité issue de la loi Pacte ne pouvait bénéficier aux actions dont la prescription était déjà acquise à la date du 24 mai 2019. Le débat doctrinal était vif : fallait-il appliquer le droit transitoire de droit commun de l’article 2222 du code civil, qui dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de la loi nouvelle sans pouvoir excéder la durée de l’ancien délai ? Ou bien le législateur avait-il entendu, par l’article 124, III, de la loi Pacte, déroger expressément à ce principe ?
Par cet arrêt publié au Bulletin et rendu en formation de section, la Cour de cassation lève définitivement toute ambiguïté. La Haute juridiction affirme que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Elle en déduit qu’« a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». La portée de cette affirmation est considérable : l’imprescriptibilité s’applique à tous les titres en vigueur à cette date charnière, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient déjà prescrites antérieurement au 24 mai 2019.
L’arrêt précise encore que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». Dès lors, la Cour censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2024 qui, dans le litige Napapijri, avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des marques verbales françaises « Geøgraphical Nørway », « Geographical Norway » et « Geographical Norw ». La rétroactivité est totale et ne souffre aucune exception en dehors de l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, la Cour de cassation a expressément écarté le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, jugeant qu’il n’existait « aucun doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques ». Cette position est cohérente avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale qui, dans un arrêt du 13 novembre 2025, avait rappelé que la mauvaise foi du déposant peut être caractérisée « sans même viser un tiers en particulier, pour obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (Com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin), se référant explicitement aux arrêts de la CJUE des 12 septembre 2019 (Koton, C-104/18 P) et 29 janvier 2020 (Sky, C-371/18).
B. La distinction fondamentale entre action en nullité et action en revendication
L’arrêt du 28 janvier 2026 ne se borne pas à consacrer l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque. Il opère une distinction cruciale entre l’action en nullité d’une marque et l’action en revendication de propriété, dont les conséquences procédurales sont immédiates pour les praticiens du contentieux. La Cour de cassation juge en effet que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi ».
Cette distinction n’est pas purement théorique. Elle emporte une conséquence procédurale immédiate et redoutable pour le demandeur négligent : la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui serait « l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Par suite, elle ne peut être présentée pour la première fois en appel lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité de l’enregistrement de la marque litigieuse.
En l’espèce, les sociétés VF International et VF J France, titulaires de la marque renommée « Napapijri », n’avaient initialement saisi le tribunal judiciaire que d’une action en nullité des marques déposées par le défendeur. Ce n’est qu’en appel qu’elles ont cru pouvoir y ajouter une demande en revendication de propriété. La Cour de cassation valide l’irrecevabilité prononcée par la cour d’appel, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, en relevant que la revendication ne poursuit pas la même finalité juridique que la nullité : l’une transfère le titre, l’autre l’anéantit.
Cette solution doit être rapprochée de la jurisprudence constante de la chambre commerciale relative à l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. Dans un arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation avait déjà précisé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La même exigence de distinction rigoureuse des fondements se retrouve, mutatis mutandis, dans l’articulation entre nullité et revendication.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt du 13 novembre 2025, la notion de faits distincts en matière de cumul entre contrefaçon et concurrence déloyale : « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ». Cette définition temporelle de la distinctivité des faits offre une grille de lecture utile pour la stratégie contentieuse : le demandeur qui agit en nullité d’une marque doit, dès la première instance, évaluer l’opportunité d’y adjoindre une action en revendication sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, une action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sous peine d’irrecevabilité en appel. La rigueur de cette exigence procédurale contraste avec la générosité substantielle de l’imprescriptibilité.
II. Les conséquences procédurales et stratégiques de l’imprescriptibilité
A. L’articulation délicate avec les règles de procédure civile : l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel
L’arrêt du 28 janvier 2026 illustre de manière éclatante l’interaction entre le droit substantiel de la propriété intellectuelle et les règles de la procédure civile. En application de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». La Cour de cassation applique rigoureusement ce principe au contentieux des marques : une demande en revendication, parce qu’elle ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité, constitue une prétention nouvelle irrecevable en appel.
Cette rigueur procédurale contraste avec l’extension considérable du domaine temporel de l’action en nullité. En rendant imprescriptible toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, la Cour de cassation ouvre la voie à des contestations portant sur des titres déposés il y a plusieurs décennies. Un dépôt effectué en 1995 peut être attaqué en nullité en 2026, pour autant que la marque était en vigueur à la date charnière du 24 mai 2019 et qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’a définitivement tranché la question de sa validité. La sécurité juridique des titulaires de marques s’en trouve incontestablement affectée.
La Cour de cassation a toutefois ménagé une limite essentielle à cette rétroactivité : l’autorité de la chose jugée. L’arrêt du 28 janvier 2026 réserve expressément l’hypothèse des « décisions ayant force de chose jugée ». Une marque dont la validité a été définitivement tranchée par une décision de justice ne peut plus être remise en cause sur le fondement de l’imprescriptibilité nouvellement consacrée. Cette réserve, pour classique qu’elle soit, est de nature à préserver un équilibre minimal entre la lutte contre les dépôts frauduleux et la stabilité des situations juridiques consolidées.
Dans l’arrêt du 13 novembre 2025 relatif à la notion de position distinctive autonome d’une marque antérieure au sein d’un signe composé postérieur, la Cour de cassation a rappelé avec une précision particulière l’étendue de l’office du juge dans l’appréciation du risque de confusion. Elle exige des juges du fond qu’ils recherchent « si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin). L’affaire opposait la société Circus Belgium, titulaire des marques « Circus », à l’association Rock en cirque qui avait déposé le signe « Circus Baobab ». La cour d’appel de Paris avait écarté le risque de confusion en retenant que le terme « Baobab » était « tout aussi distinctif et pas moins prépondérant » que le terme « Circus ». Cette motivation est censurée par la Cour de cassation au motif que la cour d’appel n’a pas recherché si le terme « Circus » conservait une position distinctive autonome au sein du signe « Circus Baobab », de nature à créer un risque d’association dans l’esprit du public.
Cette exigence méthodologique, qui encadre strictement l’appréciation du risque de confusion, prend une acuité particulière dans le nouveau contexte de l’imprescriptibilité : le juge du fond, saisi d’une action en nullité portant sur une marque ancienne, devra procéder à une analyse globale tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt. L’arrêt du 28 janvier 2016 (rectifié : du 28 janvier 2026) rappelle en effet que la mauvaise foi doit être appréciée globalement, « en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce », ce qui inclut nécessairement des éléments postérieurs à la date du dépôt litigieux.
B. Le renouvellement de la stratégie contentieuse : anticiper, cumuler, ne rien omettre dès la première instance
Les enseignements combinés des arrêts de la chambre commerciale de novembre 2025 et janvier 2026 imposent une refonte des stratégies contentieuses en droit des marques. Le principe directeur est désormais le suivant : le demandeur doit, dès la première instance, présenter l’ensemble de ses prétentions, qu’elles soient fondées sur la nullité, la revendication, la contrefaçon ou la concurrence déloyale. Toute omission est susceptible d’être sanctionnée par une irrecevabilité en appel, sans que le caractère imprescriptible de l’action en nullité puisse y remédier.
L’arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-14.355) fournit une illustration concrète de cette exigence. La cour d’appel de Nancy avait écarté la mauvaise foi du déposant en retenant que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime » et que « le dépôt de la marque ‘[K] Fermetures’ avait pour objet, non de porter atteinte à l’entreprise personnelle de M. [U] [K], mais de protéger le nom patronymique [K] contre tout tiers concurrent qui prétendrait en faire usage ». La Cour de cassation censure cette analyse, jugeant que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à écarter les moyens de la société [K] NB fermetures pris de ce que le signe ‘[K] Fermetures’, qui n’est pas constitué du seul nom patronymique ‘[K]’ et dont la société [B] [K] savait qu’il était déjà exploité par une entreprise tierce, avait été déposé de mauvaise foi ». La Haute juridiction reproche également à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si la société [B] [K] avait exploité le signe ‘[K] fermetures’ ou si elle avait eu une telle intention », rappelant que l’absence d’intention d’exploiter la marque constitue un indice de mauvaise foi au sens de la jurisprudence Sky de la CJUE.
Par ailleurs, la Cour de cassation juge dans le même arrêt que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Cette précision, qui s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, élargit considérablement le champ de l’action en revendication. Il n’est plus nécessaire pour le demandeur de démontrer que le déposant avait spécifiquement l’intention de lui nuire ; il suffit d’établir que le dépôt a été effectué avec « l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ». Il en découle que le dépôt d’une marque sans intention réelle de l’exploiter pour les produits et services désignés peut, à lui seul, caractériser la mauvaise foi.
Cette conception extensive de la mauvaise foi trouve un écho dans l’arrêt du 7 janvier 2026, par lequel la chambre commerciale a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant écarté la mauvaise foi d’un déposant. En l’espèce, la société Kerala avait sollicité et obtenu l’accord de son cocontractant, la société Dorcas, avant de procéder à l’enregistrement de la marque « Medimix » en France. La Cour approuve les juges du fond d’avoir relevé que le déposant « pouvait légitimement penser que M. [E], représentant la société Dorcas et émetteur du courriel du 31 mars 2005, pouvait donner son accord à l’enregistrement de la marque ‘Medimix’ en France » (Com., 7 janv. 2026, n° 24-11.068). L’accord préalable du titulaire initial des droits constitue ainsi un fait justificatif de nature à écarter la qualification de dépôt frauduleux, ce qui invite les opérateurs économiques à formaliser rigoureusement leurs autorisations d’enregistrement.
En matière de saisie-contrefaçon, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, le principe de proportionnalité des nullités : « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » (Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Il en résulte qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Ce principe de nullité partielle, limitée aux seules mesures irrégulières, s’inscrit dans une logique plus large de préservation de l’efficacité probatoire du mécanisme de la saisie-contrefaçon, dont la loyauté de mise en œuvre conditionne la recevabilité des actions au fond.
Enfin, la Cour de cassation a rappelé avec force, dans l’arrêt du 15 mai 2024 rendu dans le contentieux opposant les sociétés Lohr, que le titulaire d’une marque ne peut en interdire tout usage. L’exception dite de la référence nécessaire, consacrée à l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, permet à un tiers d’utiliser la marque d’autrui pour désigner ses propres produits ou services, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées, à condition que cet usage soit « conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 2022 qui avait prononcé « une interdiction générale à un tiers d’utiliser une marque pour désigner, promouvoir et commercialiser, exporter, importer et détenir des pièces de rechange, sans réserver de tels usages, qui constitue l’exception de la référence nécessaire ». Cette solution vient tempérer l’étendue du monopole conféré par la marque, y compris dans le nouveau contexte de l’imprescriptibilité des nullités.
Dès lors, la stratégie contentieuse en droit des marques doit être repensée à l’aune de trois principes directeurs qui se dégagent de la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Premièrement, le demandeur doit identifier, dès l’introduction de l’instance, l’ensemble des fondements juridiques susceptibles de prospérer — nullité, revendication, contrefaçon, concurrence déloyale — et les articuler dans un même acte introductif d’instance. Deuxièmement, la distinction entre les faits de contrefaçon et les faits de concurrence déloyale doit être rigoureusement établie, la Cour de cassation exigeant des « faits distincts » qui peuvent résider dans une différence de périodes ou dans l’atteinte à des droits de nature différente. Troisièmement, le défendeur à une action en nullité, désormais exposé à une contestation perpétuelle de la validité de son titre, doit intégrer ce risque dans sa stratégie de gestion de portefeuille de marques, notamment en procédant à des audits réguliers de la solidité juridique de ses titres et en conservant les preuves de l’usage sérieux de ses marques pour parer à une éventuelle action en déchéance.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 constitue bien davantage qu’une simple confirmation législative. En consacrant une imprescriptibilité rétroactive des actions en nullité de marque, couplée à une irrecevabilité stricte des demandes nouvelles en appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, la Cour de cassation transforme profondément l’architecture du contentieux des marques. Le temps n’est plus où un titulaire pouvait se reposer sur l’écoulement du délai de prescription pour consolider un titre fragile. La sécurité juridique, valeur cardinale du droit des affaires, se trouve ici sacrifiée sur l’autel de la lutte contre les dépôts frauduleux. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle devront intégrer cette nouvelle donne dans leur conseil, tant en demande qu’en défense, et adapter leurs stratégies à un environnement où la validité d’une marque peut être contestée sans limite de temps, pour autant que le titre était en vigueur le 24 mai 2019 et qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’a définitivement tranché la question.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.