La déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux en droit français : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la charge de la preuve et l’office du juge (2022-2026)
I. La redistribution de la charge de la preuve de l’usage sérieux
A. Le renversement du fardeau probatoire par le mécanisme de la déchéance
Le droit des marques sanctionne l’inertie du titulaire qui, ayant obtenu un monopole d’exploitation sur un signe distinctif par l’effet de l’enregistrement, s’abstient de l’exploiter de manière effective sur le marché. L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans » (CPI, art. L. 714-5). Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, a substantiellement modifié la répartition des rôles probatoires entre les parties. La période de référence s’étend sur les cinq années précédant la demande en déchéance, dont le point de départ est désormais fixé au plus tôt à la date d’enregistrement de la marque.
Par cette architecture légale, le législateur a opéré un renversement stratégique du fardeau de la preuve. La chambre commerciale de la Cour de cassation a explicité ce mécanisme avec une particulière netteté dans un arrêt du 6 avril 2022 : « celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu’en avait le titulaire du droit antérieur, qui lui est opposé » (Com. 6 avr. 2022, n° 17-28.116, Publié au Bulletin). La Cour rappelle ainsi que l’enregistrement ne crée pas, à lui seul, une présomption d’usage : le titulaire doit rapporter la preuve positive d’une exploitation effective du signe.
La Cour de cassation a encore précisé, dans un arrêt du 5 juin 2024 publié au Bulletin, que le droit de l’Union européenne impose une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée. En effet, « l’article 9 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 puis l’article 9 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 (…) n’opèrent aucune distinction selon que la marque antérieure est ou non une marque renommée » (Com. 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin). Par conséquent, le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que le dépôt de la marque postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.
Ce renversement probatoire trouve un prolongement procédural dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’Institut national de la propriété industrielle. L’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt » (CPI, art. L. 712-5-1). Ainsi, le titulaire d’une marque défensive, qui n’a jamais été véritablement exploitée, se trouve privé de la faculté d’opposition comme de l’action en contrefaçon dont il aurait pu espérer tirer parti.
B. La méthodologie de l’administration probatoire de l’usage
La démonstration de l’usage sérieux obéit à des exigences méthodologiques rigoureuses, que la jurisprudence des cours d’appel, sous le contrôle de la chambre commerciale, a progressivement affinées. La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé, par un arrêt du 5 mars 2025, que « les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance » (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/05640). La période de référence est strictement délimitée : le titulaire ne peut invoquer des actes d’usage antérieurs ou postérieurs à cette fenêtre quinquennale pour échapper à la déchéance.
L’usage sérieux ne se présume pas et ne se déduit pas de l’existence formelle de la marque au registre. La cour d’appel de Versailles, dans l’affaire Mobil’Acte, a souligné que, conformément à l’article L. 714-5, le titulaire doit démontrer un usage effectif, ce qui suppose la production d’éléments concrets et objectifs prouvant une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (CA Versailles, 28 nov. 2024, n° 22/04900). Il ne peut ainsi être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, sans qu’il soit exigé que chaque catégorie de produits ou services fasse l’objet d’une démonstration isolée.
La même juridiction a précisé, par un arrêt du 11 janvier 2024 dans l’affaire Fiducial, que « l’usage sérieux doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné » (CA Versailles, 11 janv. 2024, n° 22/04074). La cour ajoute qu’« il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, sans qu’il soit exigé que chaque catégorie de produits ou services fasse l’objet d’une démonstration isolée ». Cette approche globalisante de l’appréciation probatoire tempère la rigueur de l’exigence légale sans la compromettre, le juge conservant un pouvoir souverain d’appréciation de la suffisance des preuves produites.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 28 mai 2025 dans l’affaire opposant LVMH Fragrance Brands à la société Parfums Ted Lapidus éclaire la rigueur de ce contrôle. La cour y rappelle que l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle impose à l’opposant d’établir l’usage sérieux de sa marque antérieure, règle qui constitue le pendant procédural de la déchéance pour défaut d’usage sérieux, dans la mesure où elle contraint le titulaire à justifier de la réalité de l’exploitation de son signe pour chacun des produits ou services invoqués au soutien de l’opposition (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/01931).
La notion même d’usage sérieux a été définie par référence au droit de l’Union européenne, la Cour de justice ayant précisé qu’elle implique une utilisation conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’effet de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
II. L’office du juge dans la délimitation du périmètre de la protection
A. La théorie des sous-catégories autonomes et l’obligation de recherche
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 14 mai 2025, un arrêt publié au Bulletin qui constitue une contribution majeure à la construction prétorienne du régime de la déchéance. La Cour y énonce que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Com. 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin).
Par cet attendu de principe, la Cour impose au juge une obligation positive de recherche qui dépasse le cadre habituel de l’office du juge civil. Il ne lui suffit plus de trancher le litige sur le fondement des seuls éléments fournis par les parties : il lui appartient désormais de diviser d’office les catégories trop larges en sous-catégories autonomes. La Cour précise que « aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète ». Cette obligation s’impose même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque, ce qui constitue une innovation remarquable dans la méthodologie du contentieux des marques.
Le raisonnement de la Cour s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt rappelle en effet les enseignements de l’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), selon lequel « en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve ». La chambre commerciale consacre ainsi, sous le contrôle du droit de l’Union, un mécanisme de déchéance partielle qui évite au titulaire une perte totale de ses droits tout en libérant le signe pour les segments de marché qu’il n’exploite pas effectivement.
En l’espèce, l’affaire concernait les marques G7 enregistrées pour les services de « transport » et de « transport de voyageurs ». La cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande en déchéance en retenant un usage sérieux pour ces services, sans rechercher si les preuves produites, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de « transports » et « transports de voyageurs ». La cassation prononcée par la chambre commerciale rappelle que « si le titulaire d’une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire pour lesdits produits ou services ».
Par ailleurs, le même arrêt énonce que « le juge doit prendre en compte le critère essentiel de finalité ou de destination des produits ou services, sans être tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes ». Cette précision est d’importance, car elle distingue la classification administrative de Nice de l’analyse juridique concrète : les classes de Nice ne préjugent pas de l’existence ou de l’absence de sous-catégories autonomes, et l’analyse doit être menée in concreto au regard de la finalité et de la destination des produits ou services.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 novembre 2024 relatif à la marque PLANETE+ opposée à la demande d’enregistrement EVOLUTIVE PLANET SAVE OUR NATURE, avait déjà mis en œuvre cette méthodologie en rappelant les exigences de l’article L. 712-5-1 relatives à la preuve de l’usage sérieux dans le cadre de l’opposition, et en procédant à une appréciation concrète de l’usage de la marque antérieure pour les services en cause (CA Versailles, 14 nov. 2024, n° 22/04216).
La cour d’appel de Versailles a également rendu, le 19 septembre 2024, deux arrêts concernant les marques L’ATELIER DES FROMAGES et L’ATELIER DU FROMAGE. Dans ces décisions, elle a partiellement réformé la décision du directeur général de l’INPI, jugeant que l’usage de la marque pour un rayon de vente à la découpe de fromages constituait un usage sérieux pour les services de vente au détail de produits laitiers. La cour a estimé que « l’appréciation de l’usage sérieux doit être effectuée in concreto, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, sans que le juge ait à contrôler la stratégie économique de l’entreprise titulaire » (CA Versailles, 19 sept. 2024, n° 22/05211). Cette réserve relative à la stratégie économique est essentielle : le juge de la déchéance n’a pas à apprécier la pertinence commerciale de l’usage, pourvu que celui-ci soit réel et sérieux.
B. L’articulation entre déchéance et forclusion par tolérance
Le droit des marques connaît deux mécanismes distincts de perte du droit sur le signe, dont l’articulation a été précisée par la chambre commerciale dans une série d’arrêts récents. La déchéance sanctionne l’absence d’usage par le titulaire lui-même, tandis que la forclusion par tolérance sanctionne l’inaction du titulaire face à l’usage d’une marque postérieure par un tiers. Ces deux institutions, bien que poursuivant des finalités distinctes, participent d’une même logique : le droit des marques ne protège que les signes effectivement exploités et ne saurait servir à entraver indéfiniment l’accès au marché de concurrents de bonne foi.
La chambre commerciale a posé le cadre de la forclusion par tolérance dans son arrêt du 5 juin 2024 : « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation » (Com. 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin). La Cour admet ainsi un standard probatoire assoupli pour la démonstration de la connaissance de l’usage, qui peut reposer sur des présomptions tirées de la notoriété sectorielle et de la durée d’exploitation, sans exiger la preuve d’une connaissance effective et individualisée.
Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 6 avril 2022 qui avait déjà précisé que « la forclusion (…) sanctionnant la tolérance, par le titulaire d’une marque première, de l’usage de la marque seconde, en connaissance de cause, suppose que soit rapportée la preuve de l’usage de celle-ci après son enregistrement » (Com. 6 avr. 2022, n° 17-28.116, Publié au Bulletin). La Cour y affirme clairement que l’enregistrement ne suffit pas à établir l’usage, et que la forclusion par tolérance ne peut être opposée que si le défendeur démontre un usage effectif de la marque postérieure, public et continu, pendant au moins cinq années.
La distinction entre les deux régimes a été encore précisée par l’arrêt du 28 février 2024, par lequel la chambre commerciale a jugé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du Code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Com. 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). La Cour pose ainsi une limite à l’action en déchéance fondée sur la garantie d’éviction : le cédant ne peut se retourner contre le cessionnaire pour obtenir la déchéance des droits qu’il lui a transmis, sauf à démontrer des faits fautifs postérieurs à la cession. Cet arrêt, qui a donné lieu à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, illustre la complexité des interactions entre le droit commun des contrats et le droit spécial des marques.
L’articulation entre ces deux mécanismes se révèle particulièrement délicate lorsqu’un même signe fait l’objet à la fois d’une demande en déchéance par un concurrent et d’une exception de forclusion par tolérance opposée par le titulaire d’une marque postérieure. La chambre commerciale s’attache alors à préserver la cohérence d’ensemble du dispositif de perte du droit sur la marque, en veillant à ce que le titulaire d’une marque antérieure non exploitée ne puisse ni entraver l’entrée de concurrents sur le marché par la menace de l’action en contrefaçon, ni se prévaloir de la protection du droit des marques pour des produits ou services qu’il n’a jamais eu l’intention réelle de commercialiser.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la déchéance pour défaut d’usage sérieux révèle une double dynamique. D’une part, la charge de la preuve pèse désormais lourdement sur le titulaire de la marque, sommé de démontrer un usage effectif et sérieux au cours de la période quinquennale de référence. D’autre part, l’office du juge s’est enrichi d’une obligation de recherche autonome des sous-catégories de produits ou de services, qui transcende le traditionnel principe dispositif du procès civil. L’arrêt du 14 mai 2025 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée pratique est considérable : le titulaire d’une marque enregistrée pour une catégorie large ne peut se contenter d’un usage limité à une sous-catégorie pour échapper à la déchéance sur l’ensemble de ses droits. L’institution de la forclusion par tolérance complète ce dispositif en protégeant les concurrents de bonne foi qui ont investi un signe en toute transparence. Ce corpus jurisprudentiel dessine ainsi un droit des marques résolument tourné vers la protection de l’exploitation effective des signes distinctifs, au détriment des stratégies de thésaurisation de marques défensives. La pratique contemporaine du contentieux des marques impose dès lors aux titulaires de droits une vigilance renouvelée dans la constitution des dossiers de preuve d’usage, ainsi qu’une réflexion stratégique sur le libellé des produits et services lors du dépôt, afin d’éviter que l’enregistrement d’une catégorie trop large ne se retourne ultérieurement contre eux dans le cadre d’une action en déchéance.
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