La déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux : les sous-catégories autonomes au cœur de l’office du juge — les enseignements des arrêts de la chambre commerciale du 14 mai 2025
I. Le renforcement de l’obligation probatoire pesant sur le titulaire de marque
A. La distinction fondamentale entre catégorie homogène et catégorie large susceptible de sous-catégories autonomes
La déchéance pour défaut d’usage sérieux constitue l’une des sanctions les plus redoutables du droit des marques. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans » (article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle). Ce mécanisme, qui oblige le titulaire à exploiter effectivement le signe déposé, trouve son fondement dans la fonction essentielle de la marque, laquelle consiste à garantir l’origine commerciale des produits ou services auprès du public. Or, la mise en œuvre de cette disposition soulève une difficulté pratique considérable lorsque la marque a été enregistrée pour une catégorie large de produits ou de services.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a posé une distinction décisive entre les catégories homogènes, qui ne peuvent être subdivisées, et les catégories larges, susceptibles d’être scindées en sous-catégories autonomes. Dans son arrêt du 22 octobre 2020, la Cour de justice a jugé que « s’agissant de la notion de « partie des produits ou services », il y a lieu de relever que le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie de produits ou de services ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives, associera à une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services l’ensemble des produits ou des services appartenant à celle-ci » et que, « en revanche, en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve » (CJUE, 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18, points 37 et 38).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a appliqué cette grille d’analyse avec une rigueur particulière dans deux arrêts rendus le 14 mai 2025, tous deux publiés au Bulletin. Dans la première espèce, elle a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait écarté la déchéance de la marque « Skin’up » pour les « cosmétiques » en classe 3, au motif que « les preuves d’usage de la marque Skin’up pour commercialiser des produits cosmétiques dans la composition desquels entrent des huiles essentielles ne pouvaient en elles-mêmes valoir comme preuves d’usage de la marque pour les huiles essentielles » et que, s’agissant des cosmétiques, la cour d’appel aurait dû « rechercher, comme elle y était invitée, si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la société Skin’up justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques » » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866). Dans la seconde espèce, relative aux marques « G7 » et « G-7 » enregistrées pour les services de « transport » et de « transports de voyageurs », la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de Versailles de ne pas avoir recherché « si les preuves d’usage qu’elle retenait, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de « transports » et « transports de voyageurs », de sorte que cet usage ne pouvait justifier le rejet de la demande de déchéance pour la totalité des services relevant de ces catégories » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296).
Ces deux décisions illustrent la volonté de la chambre commerciale de contraindre les juges du fond à un examen concret de l’étendue réelle de l’usage démontré, en refusant que la preuve d’un usage circonscrit à un segment particulier d’une catégorie large suffise à préserver le monopole du titulaire sur l’intégralité de cette catégorie. Par ailleurs, la Cour de cassation a clairement énoncé que « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, point 14). Cette précision est essentielle : elle fait peser sur le juge une obligation positive de recherche, même lorsque le titulaire de la marque est resté silencieux sur la structuration de son portefeuille de produits ou de services.
B. Le critère de la finalité et de la destination comme instrument cardinal de la délimitation des sous-catégories autonomes
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a érigé le critère de la finalité et de la destination en outil essentiel de l’identification des sous-catégories autonomes. Elle a jugé que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits » et qu’il importe « d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque » (CJUE, 22 octobre 2020, précité, points 40 et 41). La Cour de cassation a repris intégralement cette méthode dans ses deux arrêts du 14 mai 2025.
En conséquence, des produits aussi génériquement dénommés que les « cosmétiques » — terme qui englobe aussi bien les crèmes hydratantes que les masques de beauté, les produits de rasage que les cosméto-textiles amincissants — ne peuvent être traités comme une catégorie homogène. La destination d’un cosméto-textile, qui consiste à procurer un effet amincissant par le simple port du vêtement, diffère sensiblement de celle d’un rouge à lèvres ou d’un dentifrice. De même, l’usage d’une marque pour le seul service de taxis ne saurait valoir preuve d’usage pour l’ensemble des services de « transport », catégorie qui recouvre le transport ferroviaire, le fret aérien, le transport maritime ou encore le transport de marchandises par route. Le critère de destination permet ainsi de tracer une frontière objective entre ce qui relève de l’usage effectif et ce qui excède le périmètre légitime de la protection.
La cour d’appel de Versailles a, dans une autre affaire, appliqué cette méthode à la marque « PARFUMS LANSELLE » en rejetant le recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI ayant prononcé la déchéance partielle de cette marque pour les parfums, faute de preuve d’un usage sérieux. Les motifs de cet arrêt rappellent que « l’usage sérieux n’étant pas démontré pour les parfums et en l’absence de justes motifs de non-usage », la déchéance doit être prononcée conformément à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/05640). L’absence de justes motifs de non-usage ne peut être palliée par des circonstances étrangères à l’impossibilité réelle d’exploiter la marque, telles que des difficultés économiques ou des choix stratégiques du titulaire.
Dès lors, la charge probatoire qui pèse sur le titulaire de la marque est considérable. Il ne lui suffit plus de démontrer un usage quelconque pour quelques produits rattachables à une classe de la classification de Nice ; il lui incombe de rapporter la preuve d’un usage sérieux pour chaque sous-catégorie autonome identifiable au sein de la catégorie large revendiquée. La chambre commerciale a, au demeurant, précisé que le juge n’est pas tenu « de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, point 15), ce qui ouvre la voie à une analyse plus fine, fondée sur la réalité du marché et les habitudes du public concerné.
II. Les conséquences contentieuses du défaut d’usage sérieux
A. La déchéance partielle comme sanction proportionnée et la recomposition de l’office du juge
La sanction de la déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas nécessairement totale. L’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prévoit que « lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés » (article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle). La déchéance partielle constitue ainsi la sanction naturelle du défaut d’usage sérieux lorsque le titulaire a exploité sa marque pour une partie seulement des produits ou services visés à l’enregistrement.
Cette proportionnalité de la sanction est essentielle à l’équilibre du droit des marques. Elle évite que le titulaire ne soit privé de toute protection pour les produits qu’il exploite effectivement, tout en libérant le signe pour les segments de marché qu’il n’investit pas. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans une espèce relative au nantissement de fonds de commerce comprenant une marque, que « l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020). La Cour de justice l’a rappelé en ces termes : « si le titulaire d’une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire pour lesdits produits ou services, voire de demander l’enregistrement de ce signe en tant que marque » (CJUE, 22 octobre 2020, précité, point 39). En d’autres termes, la déchéance partielle réalise un arbitrage entre le droit exclusif du titulaire et la liberté du commerce et de l’industrie des opérateurs concurrents.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 janvier 2026, dans une espèce intéressant les marques « Napapijri », a rappelé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760). Cet arrêt, qui précise le régime de l’imprescriptibilité de l’action en nullité introduite par la loi PACTE du 22 mai 2019, illustre la diversification des actions ouvertes aux justiciables dans le contentieux de la validité des marques. La déchéance pour défaut d’usage sérieux, l’action en nullité et l’action en revendication forment désormais un triptyque procédural dont les conditions d’exercice sont de mieux en mieux balisées par la chambre commerciale.
Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu le bénéfice de la déchéance au défendeur à une action en contrefaçon, lequel peut valablement se prévaloir de l’absence d’usage sérieux de la marque invoquée à son encontre. La cour d’appel de Versailles, dans l’affaire « Mobil’Acte », a ainsi rappelé que « conformément à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée » (CA Versailles, 28 novembre 2024, n° 22/04900). L’action en déchéance constitue donc un moyen de défense efficace dans le cadre d’un litige en contrefaçon, ce qui renforce encore la nécessité pour les titulaires de marques de conserver des preuves d’usage actualisées et exhaustives.
B. L’articulation entre la déchéance pour défaut d’usage sérieux et la forclusion par tolérance
Le droit des marques connaît un second mécanisme de perte du droit d’agir, distinct de la déchéance pour défaut d’usage sérieux : la forclusion par tolérance. L’article L. 716-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle dispose que « est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ». Ces deux mécanismes, bien que distincts dans leurs conditions et leurs effets, participent d’une même logique : sanctionner l’inertie du titulaire de droits.
La chambre commerciale a apporté une précision importante dans son arrêt du 5 juin 2024, en jugeant que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380). Cette décision étend le champ de la forclusion par tolérance aux marques de renommée, alors même que l’ancien article L. 716-5 ne visait expressément que l’action en contrefaçon.
L’arrêt précise en outre que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation » (même arrêt, point 17). Cette conception extensive de la connaissance, qui peut être inférée d’indices tels que la présence des produits dans les mêmes circuits de distribution, allège considérablement la charge probatoire du défendeur à l’action en contrefaçon. En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que les commerciaux du groupe Hamelin étaient « nécessairement présents dans les rayons « fournitures scolaires » des magasins en particulier lors des rentrées scolaires » et en avait déduit une connaissance effective de l’usage de la marque postérieure, déduction que la Cour de cassation a validée.
L’articulation entre la déchéance pour défaut d’usage sérieux et la forclusion par tolérance révèle une cohérence profonde du droit des marques. La première sanctionne l’absence d’exploitation du signe, la seconde sanctionne l’absence de réaction face à l’exploitation du signe par un tiers. Dans les deux cas, le titulaire qui n’agit pas — que ce soit pour exploiter sa marque ou pour défendre ses droits — voit son monopole réduit. Cette symétrie conforte la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’origine des produits et services auprès du public, et non d’accorder à son titulaire un droit perpétuel et inconditionnel sur un signe.
La chambre commerciale a, sur un terrain voisin, rappelé que l’appréciation de la renommée d’une marque ne saurait être cantonnée au seul public concerné par les produits pour lesquels cette renommée a été acquise. Elle a ainsi jugé que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et que, « dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728). Cette conception extensive de la renommée, qui transcende le cercle des consommateurs directs, participe de la même logique de rigueur qui anime la jurisprudence relative à la déchéance : l’étendue de la protection doit correspondre à la réalité de l’exploitation ou de la notoriété acquise.
En définitive, les arrêts du 14 mai 2025 de la chambre commerciale, publiés au Bulletin, constituent un rappel vigoureux de l’obligation d’usage sérieux qui pèse sur tout titulaire de marque. Ils imposent aux juridictions du fond un examen rigoureux de l’étendue réelle de l’usage démontré, en mobilisant le critère de la finalité et de la destination pour identifier les sous-catégories autonomes au sein des catégories larges. La preuve d’un usage pour un segment particulier ne suffit plus à préserver le monopole sur l’intégralité de la catégorie. Cette exigence, conjuguée à la rigueur de la forclusion par tolérance, dessine un droit des marques résolument tourné vers la protection de l’exploitation effective des signes, au détriment des stratégies de dépôt défensif ou de thésaurisation.
Conclusion
La déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est plus une menace théorique. Les arrêts du 14 mai 2025, qui précisent l’office du juge dans l’identification des sous-catégories autonomes, transforment profondément le contentieux de la validité des marques. Tout titulaire avisé se doit, dès l’enregistrement, de constituer un dossier de preuves d’usage pour chacun des produits ou services qu’il entend effectivement commercialiser, et de réviser périodiquement le libellé de ses marques pour les aligner sur son activité réelle. La constitution d’un portefeuille de preuves, régulièrement actualisé, est devenue une condition de survie juridique du titre. L’assistance d’un conseil spécialisé, tant pour la définition stratégique du libellé que pour la collecte des justificatifs, s’impose comme une nécessité pratique dans un environnement contentieux où la charge de la preuve pèse intégralement sur le titulaire.
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