Cour d’appel de Douai, le 19 janvier 2010, n°09/00074

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 19 janvier 2010, a été saisie d’un litige relatif à la protection d’une marque renommée. Une société titulaire d’une marque figurative représentant un chien stylisé reprochait à une autre société d’avoir utilisé un motif similaire sur des articles pour animaux. Le Tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe, par un jugement du 18 novembre 2008, avait retenu la responsabilité civile de la société utilisatrice sur le fondement de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle. Il lui avait interdit la commercialisation des produits litigieux et ordonné une expertise. La société condamnée a interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer si les conditions d’application de l’action en parasitisme prévue par l’article L. 713-5 étaient réunies, notamment l’existence d’un préjudice ou d’un profit indu. La Cour d’appel infirme le jugement en déboutant la société titulaire de ses demandes. Elle estime que la marque est renommée mais que le préjudice ou le profit indu n’est pas établi.

La décision reconnaît la renommée de la marque tout en exigeant une preuve effective du préjudice.

La Cour constate d’abord la renommée de la marque figurative. Elle relève un usage constant depuis 1987 et un dépôt régulièrement renouvelé depuis 1993. L’investissement publicitaire est important avec des dépenses dépassant neuf millions d’euros sur six ans. La marque est déclinée sur une large gamme de bijoux et accessoires de mode. La Cour note que le signe “est devenu l’emblème de cette société”. Elle en déduit que la marque “est connue d’une partie significative du public concerné”. La protection élargie de l’article L. 713-5 est donc potentiellement ouverte. La Cour examine ensuite le lien entre les signes et les publics. Le motif utilisé par la société défenderesse est jugé “très ressemblant”. La Cour admet un chevauchement partiel des publics, entre les femmes clientes de la marque et les propriétaires de chiens. Elle en conclut que “le consommateur moyen peut être amené à établir un lien”. Le premier seuil de l’article L. 713-5, l’établissement d’un lien dans l’esprit du public, est ainsi franchi.

Cependant, la Cour opère un revirement en exigeant une démonstration concrète du préjudice ou du profit indu.

La Cour rappelle que la preuve “ne peut se limiter à la simple existence de la renommée”. Elle exige la démonstration d’un préjudice effectif ou d’un avantage économique indû. Concernant la dilution du caractère distinctif, la Cour estime que la société titulaire “ne rapporte pas la preuve d’une dilution ni même d’un tel risque”. Elle souligne la différence de nature et de circuit de distribution des produits. Les articles pour chiens vendus en animalerie “ne peuvent ternir l’image” d’une marque de bijoux fantaisie. Concernant le profit indu, la Cour exige aussi une preuve positive. Elle juge que la société titulaire “se contentant d’affirmer” un profit sans justification ne satisfait pas à cette charge. La preuve “ne peut être déduite de la seule utilisation du signe contesté”. Faute de preuve sur l’un ou l’autre de ces chefs, la demande est rejetée. La Cour précise enfin les conditions de la responsabilité pour procédure abusive. Elle estime que la seule “appréciation inexacte de ses droits” ne constitue pas une faute. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts est donc également rejetée.

Cet arrêt marque une application rigoureuse des conditions de l’action en parasitisme des marques renommées.

La solution insiste sur l’exigence d’un préjudice réel et prouvé. Elle refuse de présumer ce préjudice de la seule renommée et de la similarité des signes. Cette approche restrictive contraste avec une tendance jurisprudentielle parfois plus protectrice. Elle rappelle que l’article L. 713-5 crée une action en responsabilité civile spécifique. Son fondement est la réparation d’un trouble commercial illicite. La Cour de Douai en déduit logiquement la nécessité d’un préjudice distinct. Cette rigueur probatoire peut être saluée pour sa clarté. Elle évite une protection automatique et excessive des marques renommées. Elle préserve la liberté du commerce pour des produits non concurrents. La décision pourrait cependant fragiliser les titulaires de marques renommées. La preuve d’une dilution ou d’un profit indu est souvent difficile à rapporter. Elle nécessite des études de marché ou des analyses économiques complexes. Cet arrêt risque d’élever considérablement le coût et l’incertitude de cette action.

La portée de l’arrêt réside dans sa contribution à la définition des contours de l’action en parasitisme.

La décision s’inscrit dans un débat jurisprudentiel ancien sur l’interprétation de l’article L. 713-5. Elle adopte une position stricte, exigeant la preuve d’un des préjudices énumérés par la loi. Cette solution est conforme à la lettre du texte qui vise “un préjudice” ou “un profit injustifié”. Elle s’éloigne d’une interprétation plus large qui protégerait la marque en elle-même. L’arrêt a une valeur pédagogique pour les praticiens. Il les invite à constituer des dossiers de preuve solides sur le préjudice économique. Son impact sur les stratégies contentieuses pourrait être significatif. Les titulaires de marques renommées devront désormais privilégier les actions en contrefaçon classique lorsque les produits sont identiques ou similaires. L’action fondée sur la renommée pour des produits dissemblables devient plus aléatoire. Cette jurisprudence, si elle est suivie, pourrait rééquilibrer les droits des différents opérateurs économiques. Elle limite le risque d’un monopole étendu excessif sur un signe, au-delà des produits pour lesquels il est enregistré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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